Sai come vedere se un Marchio è Registrato effettuando un controllo presso la banca dati dell’UIBM? Effettuare una Verifica Marchi Registrati corretta ed approfondita ti salverà dall’utilizzare, senza saperlo, un marchio già di proprietà altrui o, peggio ancora, dal tentare di depositarlo come tuo!
Se ti dicessimo che il rischio maggiore che si corre quando si deposita un logo è quello di ritrovarsi, inconsapevolmente, a presentare una domanda per un marchio simile o addirittura identico ad uno già registrato, sapresti come disinnescare il concreto pericolo di ricevere un’opposizione alla registrazione?
In questo articolo troverai tutte le informazioni necessarie per effettuare nel miglior modo possibile la tua Ricerca di Anteriorità da effettuarsi necessariamente prima di procedere al deposito, e potrai anche beneficiare dei consigli offerti da professionisti esperti nella verifica marchi registrati!
Indice della Guida:
- Che cos’è e a cosa serve
- Perché è necessario effettuarla
- Come Funziona La Verifica di disponibilità del Marchio
- Quando effettuare una Verifica
- Se la ricerca evidenzia l’esistenza di marchi simili
- Conclusioni
Che cos’è e a cosa serve
La Ricerca Disponibilità Marchio (o di Anteriorità) rappresenta senza dubbio un momento fondamentale dell’iter di registrazione di un nuovo Marchio, da effettuarsi prima di depositare la domanda di registrazione presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.
Essa consiste in una ricerca volta ad accertare che non esista già nessun marchio potenzialmente pericoloso per quello da depositare, in poche parole si tratta di verificare la disponibilità del Marchio da registrare cioè, controllare che non esista un anteriore diritto al suo utilizzo esclusivo in capo ad altri.
Per avere qualche attendibilità la ricerca deve essere svolta come minimo presso:
- L’UIBM banca dati marchi;
- Il registro delle imprese custodito dalla CCIAA;
- L’EUIPO database marchi registrati;
- Le disponibilità dei nomi a dominio;
- La WIPO database trademark.
Una ricerca valida deve abbattere i potenziali rischi di ritrovarsi senza marchio (o peggio!) e non può limitarsi ad un semplice controllo effettuabile gratuitamente online da chiunque, per questo devi affidare la sicurezza del tuo Marchio a consulenti proprietà intellettuale di comprovata esperienza.
Perché è necessario effettuarla
Effettuare un’approfondita ricerca di questo genere è l’unico modo di accertare la disponibilità del marchio che intendiamo registrare ed essere certi di non star per depositare, senza neanche saperlo, una domanda di registrazione per un marchio che è già di proprietà di altri, con tutti i conseguenti problemi.
Quando parliamo di accertare la disponibilità di un segno distintivo, intendiamo che va controllato non solo che non esistano dei Marchi Uguali ad esso ma, soprattutto, che non sia già in circolazione un Marchio Simile ad esso, circostanza ben più pericolosa ed insidiosa.
Generalmente, infatti, si pensa che il punto focale sia accertarsi dell’assenza di un logo identico a quello da depositare, mentre in realtà è ben più importante assicurarsi dell’inesistenza di marchi ad esso simili al punto da indurne i titolari a ritenere concreto ed attuale il rischio che la clientela possa confondersi.
Sostanzialmente chi sia titolare di marchio in conflitto con quello che vuoi registrare, fosse anche solo vagamente simile, può prestare opposizione contro la tua domanda di registrazione e vincerla, ed a quel punto tu non solo non otterrai il deposito ma avrai sprecato tutti i soldi spesi nella registrazione.
Attenzione: come vedremo in seguito, sottovalutare l’importanza di controllare marchio registrato potrebbe avere conseguenze anche ben più gravi, serie e dispendiose del non ottenere il deposito e perdere i soldi spesi per la pratica!
Vantaggi di verificare il Marchio
Il Principale vantaggio di effettuare una preventiva ricerca in merito alla disponibilità del segno distintivo è quello di poter evitare una registrazione “al buio” che equivale a guidare a fari spenti nella notte: può andarti bene, ma il rischio che corri è davvero troppo alto.
Considera che 6 volte su 10 registrare un marchio senza fare un controllo marchi registrati comporta successivamente dei grossi problemi, che avrebbero potuti essere evitati grazie ad una preventiva consulenza proprietà industriale.
La convenienza di effettuare tutti i necessari controlli prima di tentare il deposito della domanda di registrazione ti è ormai sicuramente chiaro, quindi ora lascia che ti spieghiamo perché affidarne lo svolgimento a dei professionisti ti conviene anche quando la ricerca restituisce esiti negativi!
Strategia di registrazione
Come ti abbiamo spiegato nell’approfondimento relativo alla registrazione del marchio, da un lato è possibile tutelare i propri segni distintivi solo limitatamente a determinati territori e classi merceologiche e, dall’altro, esistono svariate tipologie di registrazione sia convenzionali che non convenzionali.
Ebbene, se svolgere una buona analisi preventiva equivale ad accendere la luce in una stanza buia per aver modo di orientarsi e attraversarla in modo sicuro, farsi seguire da consulenti in proprietà industriale equivale a poter scegliere di cambiare stanza, optando per un percorso più breve, conveniente e sicuro!
Dei professionisti esperti, infatti, non solo saranno in grado di indicarti i potenziali pericoli che ad un occhio inesperto sfuggirebbero (li vedremo in prosieguo), ma potranno anche guidarti nell’apportare al tuo marchio tutti gli accorgimenti e correttivi necessari a renderlo inattaccabile!
Quali ad esempio:
- Rivalutare le classi da rivendicare;
- Identificare singoli prodotti o servizi all’interno di una classe, escludendone altri;
- Scegliere una diversa tipologia di registrazione;
- Intavolare trattative preventive con i titolari di marchi potenzialmente pericolosi.
Questi sono solo alcuni dei motivi per cui ti conviene sempre affidarti a dei professionisti, ricorda che: prevenire è sempre meglio che curare!
I Rischi di non controllare se un Marchio è già registrato
L’elenco dei problemi cui puoi andare incontro se decidi di depositare un segno distintivo “al buio” è lungo, variegato e corposo, pertanto riteniamo sia opportuno procedere con una breve analisi dei rischi maggiori e più gravi:
- Beccare una Procedura di Opposizione. La prima delle possibili conseguenze negative è quella di vederti presentare una opposizione alla registrazione da parte del titolare del marchio anteriore che, in caso di tua sconfitta, ti costringerà a rinunciare alla registrazione senza che nessuno ti rimborsi tutti i soldi spesi.
- Ricevere una Causa per nullità del marchio. Anche se hai ottenuto il deposito perché nessuno vi si è opposto nei brevi tempi fissati dalla legge, chi è titolare di un marchio anteriore può sempre chiedere ed ottenere che un Tribunale dichiari la nullità della tua registrazione, sempre senza alcun rimborso dei soldi spesi, ma con in più l’aggiunta delle spese di avvocato (tuo e suo).
- Patire Azioni legali per il sequestro e la distruzione della merce. Chi è titolare di un marchio simile o identico al tuo ma registrato antecedentemente ad esso, può sempre ottenere dal Tribunale il sequestro e/o la distruzione, a tue spese, della tua merce recante il “suo” marchio. In questo caso oltre al (grosso) danno, la beffa: per la legge avrai compiuto a tutti gli effetti una contraffazione.
- Buscare Diffide all’utilizzo del segno sia nel marketing che su internet. In qualunque momento ti potrebbe venire inibito dal Tribunale l’uso del tuo stesso marchio, cosa che vanificherà tutti gli investimenti fatti fino a quel momento in etichette, marketing, siti internet, insegne e pubblicità!
- Subire Richieste di risarcimento danni. In aggiunta ad ognuna delle spiacevolissime eventualità elencate fin qui, potresti sempre e comunque subire una condanna a risarcire tutti gli eventuali danni causati dal tuo “marchio falsificato”.
Come Funziona La Verifica di disponibilità del Marchio
Ormai hai capito quanto è importante verificare se un Marchio è già registrato e, quindi controllare nel database marchi registrati che non ne esista già uno identico né vi sia un Marchio simile a quello da depositare, ed esiste un solo modo per controllare se un marchio è registrato: la Ricerca di Anteriorità.
Per effettuarla hai quattro possibilità:
- Effettuarla personalmente;
- Rivolgerti al personale della Camera di Commercio;
- Acquistare pacchetti “verifica e registrazione tutto in uno”;
- Affidarti a dei professionisti del settore.
Effettuare Personalmente la Verifica
Se decidi di occupartene personalmente, devi consultare la banca dati marchi registrati dell’Ufficio Marchi competente per il territorio nel quale intendi depositare il tuo segno distintivo, scandagliando non solo nella classe merceologica in cui operi, ma anche in tutte quelle affini.
Ovviamente nel caso tu voglia tutelarti in un territorio diverso da quello italiano la consultazione marchi registrati andrà svolta nella lingua di quello specifico paese alla ricerca loghi registrati simili o del tutto identici a quello da registrare…buona fortuna!
Puoi effettuare i controlli nella banca dati WIPO – World Intellectual Property Organization direttamente sul sito dell’UIBM grazie allo strumento denominato TMview
In ogni caso sappi che una ricerca anteriorità “fai da te” ha sostanzialmente lo stesso valore di una “autodiagnosi” che ti fai dopo aver cercato su internet i sintomi che avverti e, proprio come in quel caso, lo fai a tuo totale rischio e pericolo perché un errore può costarti molto caro!
Svolgere la ricerca rivolgendosi al personale della CCIAA
Se scegli di rivolgerti al personale della Camera di Commercio per scoprire se un marchio è registrato devi prima sincerarti che l’Ufficio ove ti recherai personalmente offre questo servizio, quindi metterti in lista d’attesa per il consulto ed infine indirizzare l’operatore durante tutte le operazioni di ricerca.
Attenzione: il personale della CCIAA svolgerà esattamente le medesime verifiche tra i brand registrati che potresti svolgere tu con lo strumento TMview e nulla più di queste.
Acquistare pacchetti “verifica e registrazione tutto in uno”
Certamente girando su internet ti sarà accaduto di imbatterti in annunci del tipo: “Ricerca Anteriorità marchio gratis” o “verifiche comprese nel costo della registrazione“ e “controlliamo gratuitamente la disponibilità del tuo marchio”.
Queste affermazioni equivalgono a se un ingegnere ti dicesse “controlliamo se la tua casa è antisismica” poi andasse al catasto a vederne le planimetrie e, senza mai venire fisicamente alla casa né fare alcuna indagine costosa (rilievi o saggi), ti dicesse che sta per crollare oppure che resisterebbe ad un terremoto.
Tu che peso daresti alle conclusioni presentate da questo esperto?
Molti degli operatori del settore che offrono “ricerche di anteriorità gratuite”, si limitano ad inserire il tuo brand nella banca dati online che è gratuita e pubblica, prendendo per buono il risultato che vien fuori dal controllo automatico svolto dal computer, lasciando te in balia di ogni possibile rischio.
Questo perché il computer non è in grado di svolgere una valutazione in merito ai Marchi Simili rispetto a quello che intendi depositare, essendo in grado solo di dire se nel Registro Marchi ne esiste uno del tutto Identico al tuo oppure no.
Ovviamente, poi, questi controlli svolti con la formula del “tutto incluso” analizzando solo la banca dati UIBM non controllano in alcun modo la possibilità che tu stia per depositare un segno distintivo già registrato da altri, né verificano i nomi a dominio o analizzano il registro imprese.
Ricorda che depositare un segno distintivo non è solo una formalità burocratica, in realtà stai chiedendo tutela legale per l’identità del tuo Brand che è e sarà in futuro l’asset più importante del tuo business, davvero vuoi affidarlo nelle mani di chi ti promette tutto il possibile al prezzo minore possibile?
Affidarsi a Professionisti del Settore
La miglior soluzione per verificare se un marchio è registrato è affidarti a dei professionisti del settore e non preoccuparti più di nulla: grazie ai controlli che svolgiamo sulle esclusive banche dati dei marchi a noi riservate, potrai avere la certezza che i controlli del caso saranno effettuati a regola d’arte.
Ovviamente nella pratica è raro che ci si trovi per pura coincidenza a richiedere tutela per un Marchio identico ad uno che è già di proprietà di altri, mentre invece è molto diffuso il caso in cui il nuovo Marchio sia simile ad uno già presente nel registro, magari variando solo di uno o due caratteri.
Su scala globale sono all’ordine del giorno i giudizi di opposizione in merito a Marchi troppo Simili tra loro, essendo invece piuttosto rari (e anche molto rapidi nel venire giudicati) i casi relativi a Marchi Identici.
L’unico modo per mettersi al riparo dal rischio di opposizione è ripetere i controlli per ogni singolo carattere che compone il Marchio da depositare, moltiplicato per le lettere dell’alfabeto utilizzato per la creazione del nome da depositare, con l’aggiunta di tutti i numeri da 0 a 9 se il Marchio ne contiene uno.
Se ti sembra un compito titanico e molto insidioso è perché lo è davvero!
Fin da subito noi di Tutela Marchi Online abbiamo voluto abbattere drasticamente, per i nostri clienti, il rischio di ricevere opposizioni, e farlo con la consapevolezza di aver preso in debita considerazione tutti i marchi potenzialmente pericolosi per quello affidatoci.
Proprio per questo scopo abbiamo ideato e realizzato l’esclusivo ed innovativo sistema ™Rating grazie al quale siamo in grado di attribuire al tuo logo un punteggio che ti renderà immediatamente comprensibile quali e quanti rischi corri a depositare quel segno, così potrai scegliere come agire prima che sia tardi.
Attenzione: l’unico scopo di questa ricerca è quello di farti prendere contezza dei rischi di potenziali contestazioni che il tuo segno correrebbe se venisse registrato così com’è, e non quello di assicurarti che non verrà contestato, perché non esiste un marchio che presenti zero probabilità di contestazione.
Ecco perché la scelta migliore per tutelare il tuo marchio è sempre quella di affidarti a professionisti esperti della materia e che utilizzano database privati e che non si limitano a controllare il tuo segno distintivo “tra i marchi” ma che svolgono ricerche ben più approfondite.
Optare per il “fai da te” o per i “controlli gratuiti” porta a prendere delle scelte errate e a innescare problemi che avresti potuto essere evitare facilmente con dei piccoli accorgimenti, se solo avessi saputo come approntarli prima che fosse troppo tardi.
I Tipi di verifiche di disponibilità del marchio
Una buona indagine di anteriorità, se svolta da consulenti esperti in proprietà industriale, deve prendere in esame due elementi fondamentali del segno distintivo analizzato:
- Aspetto denominativo (la parola “Nike” del famoso brand sportivo);
- Elemento figurativo (il ben noto “baffo” o “swoosh” di Nike).
Come abbiamo già chiarito in precedenza, poi, la verifica di disponibilità dovrà essere condotta alla ricerca sia di marchi identici che di marchi simili a quello da registrare.
Analizziamo le diverse fattispecie:
Il Controllo di esistenza Marchi identici
Si tratta del controllo più semplice e di immediata comprensione: vengono scandagliati le banche dati dei marchi registrati alla ricerca di brand depositati che siano del tutto identici a quello oggetto di indagine, seguendo l’esempio di prima, diciamo che si cercano loghi contenenti la parola “Nike”.
La Verifica esistenza di Marchi Simili
Si tratta senza dubbio dell’indagine più complicata da svolgere e, per i non addetti ai lavori, anche della più complessa da comprendere.
In questa tipologia di analisi devono essere passati al setaccio tutti i segni astrattamente idonei a rappresentare un problema per quello oggetto di indagine, come ad esempio la presentazione di una opposizione o di una causa per nullità della registrazione.
Andranno analizzati tutti i brand che, rispetto a quello da verificare, siano “sufficientemente simili” da indurre in confusione il pubblico o comunque rischiare potenzialmente di farlo e, in tal modo, sottrarre indebitamente la clientela altrui.
Con la locuzione “sufficientemente simili” si intendono tutti quei marchi che, comparati con il segno oggetto di verifica, mostrano almeno una di queste tre caratteristiche cui, per chiarezza, aggiungiamo accanto un esempio esplicativo:
- Assonanza fonetica: “NIKE” e “NAICH”;
- Somiglianza Visiva: “1010” e “IOIO”;
- Affinità concettuale: “NIKE” e “VITTORIA”.
Tieni presente che, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti visivo e fonetico, è facile che si verifichino contestazioni che i non addetti ai lavori difficilmente avrebbero potuto immaginare come, ad esempio: “ISOLYMPIA” e “Mr. OLYMPIA” che è proprio un caso di cui ci è capitato di occuparci in passato.
Come avrai capito da quest’ultimo esempio, non bastano delle differenze di tipo grafico né la variazione di poche lettere a rendere due marchi diversi dal punto di vista giuridico, ed il rischio di incorrere in problemi è sempre dietro l’angolo!
Considera che quando le differenze tra due segni distintivi sono poche o superficiali gli esaminatori tendono a dare ragione ai titolari del marchio anteriore ed a negare la nuova registrazione.
L’unico modo per abbattere drasticamente questo rischio è giocare d’anticipo e far effettuare ad un professionista un’accurata indagine di anteriorità quando ancora sei in tempo a modificare il Marchio se non addirittura ad abbandonarlo in favore di un altro completamente diverso.
La Ricerca per Immagini
Come suggerisce chiaramente anche il nome, si tratta di una ricerca svolta comparando dal punto di vista figurativo il marchio da verificare con tutti quelli già registrati, in cerca di somiglianze più o meno evidenti.
Anche questa tipologia di indagine, però, non va sottovalutata e va sempre essere affidata a degli esperti, perché molte “somiglianze visive” sfuggirebbero all’occhio del non addetto ai lavori, non abituato a ragionare in termini di “attitudine allo sviamento di clientela”.
Tarare la ricerca in base alle concrete esigenze
Come sai grazie a questa nostra guida, la registrazione incontra dei limiti di estensione territoriale (Italia, UE, internazionale) e merceologici (classi di Nizza) che vanno selezionati e rivendicati in armonia con le esigenze odierne e future del brand, e alla strategia di registrazione messa a punto con un consulente.
Quando si parla di registrare un marchio l’importanza di una preventiva pianificazione strategica è talmente fondamentale da esser necessario metterla a punto con l’aiuto e la supervisione di avvocati esperti in diritto della proprietà intellettuale che siano anche consulenti in materia di marchi.
Ti abbiamo fatto questo breve rimando per chiarire che anche le verifiche di anteriorità possono e devono essere svolte tenendo presente la strategia di registrazione che hai in mente, sia in termini territoriali che merceologici.
Infatti è del tutto inutile passare al setaccio il registro marchi spagnolo se la tua intenzione è quella di registrarti solo in Italia e Francia (e non in tutta la UE), così come è sciocco cercare somiglianze tra i marchi registrati in categorie di Nizza diverse da quelle in cui intendi operare o ad esse affini.
Attenzione: se da un lato è vero che la ricerca può venire circoscritta alle sole classi e territori nei quali ti interessa tutelare il tuo logo, è altrettanto vero che senza il supporto di esperti non hai contezza di quali siano le “categorie affini” né quali siano i “territori confliggenti”.
Premesso quanto sopra, analizziamo separatamente le due diverse fattispecie:
La Verifica territoriale
Questa indagine prende in esame tutti i pubblici registri dei marchi che sono coinvolti direttamente o indirettamente dalla registrazione che intendi fare, essa va svolta prestando attenzione alle normative Comunitarie ed ai trattati internazionali sul commercio.
Il Controllo merceologico
Una ricerca che scandaglia le classi merceologiche coinvolte nella registrazione da compiere oltre a quelle ad esse “affini” per contenuto o tipologia e, all’interno di ognuna di queste classi, passa al setaccio eventuali limitazioni e/o speciali rivendicazioni compiute dalle registrazioni preesistenti.
La Ricerca extra banca dati
Per comprendere appieno la necessità di estendere le indagini anche al di fuori dei registri dei Marchi è imprescindibile sapere che l’articolo 22 del Codice di Proprietà Industriale istituisce quello che viene chiamato “principio di unitarietà dei segni distintivi”.
In base a questo principio, qualunque segno identificativo utilizzato sul mercato in modo pacifico, pubblico e continuativo ha diritto a ricevere piena tutela quanto e come un marchio registrato, ci riferiamo a segni quali:
- il nome a dominio;
- la ragione sociale di un’impresa;
- l’insegna.
Tra questi i nomi a dominio rivestono un ruolo predominante sia perché oggigiorno il web rappresenta il primario mezzo di promozione pubblicitaria, sia perché esso, per sua stessa natura, non conosce alcun limite territoriale, infatti un cliente può fare acquisti sul tuo sito da qualunque paese al mondo.
Considera che chi è proprietario di un nome a dominio identico o simile al tuo marchio, che lo abbia acquistato precedentemente alla tua registrazione, ha pieno diritto di farti causa per ottenere la nullità della tua registrazione ed a chiederti un risarcimento danni!
A questo punto, ti sarà sicuramente chiara la straordinaria importanza di estendere le opportune ricerche anche al di fuori dello specifico settore dei marchi, e perché solo dei professionisti esperti in proprietà industriale ed intellettuale possono svolgere nel modo giusto tale compito.
Quando effettuare una Verifica
Chiariamo subito un concetto: il modo corretto di operare, idealmente, è quello di effettuare una approfondita e completa ricerca di anteriorità al principio della propria attività imprenditoriale, prima ancora di costituire una società o di mettersi sul mercato.
Solo in questo modo, infatti, è possibile essere ragionevolmente sicuri di non stare inconsapevolmente attuando una vera e propria falsificazione di un marchio, violando il diritto altrui all’uso esclusivo di quello specifico segno distintivo.
Dunque “quando fare un controllo di anteriorità?”: il prima possibile, la più approfondita possibile e assolutamente svolta da professionisti del settore!
Attenzione: magari stai già utilizzando da tempo il tuo marchio, e pensi che una ricerca di questo tipo non ti serva, ma sappi che solo attraverso l’analisi del tuo logo svolta da avvocati esperti in questa materia puoi prendere contezza di quei rischi che oggi non sei in grado di vedere!
Se la ricerca evidenzia l’esistenza di marchi simili
Hai svolto un’indagine ed hai scoperto che esistono già dei segni simili o identici a quello che intendevi registrare e vuoi sapere come procedere? La verità è che non esiste una sola risposta corretta a questa domanda, ma pianificare una valida strategia di registrazione può aiutarti a compiere il prossimo passo.
I giusti consulenti legali in diritto della proprietà industriale possono guidarti nel percorso per ridurre al minimo ogni potenziale rischio prima di tentare la registrazione, andando a porre in essere tutti i correttivi e gli accorgimenti necessari a disinnescare il pericolo!
Sappi che quello di cui hai bisogno è un lavoro “sartoriale” perché i consulenti dovranno letteralmente cucire la tua Brand Identity come fosse un vestito fatto su misura alla tua impresa, apportando tutte le modifiche necessarie per farlo calzare a pennello ed evitare spiacevoli imprevisti e costosi rammendi!
Gli stessi consulenti possono tutelare il tuo Brand anche dopo che avrai ottenuto la registrazione, fornendoti un servizio di vigilanza volto a controllare che nessuno tenti mai di registrare un marchio potenzialmente pericoloso per il tuo business.
Conclusioni
Alla luce di tutto quello che hai letto, hai capito che svolgere una verifica di disponibilità è assolutamente necessario, perché i costi di un’opposizione alla registrazione, una causa per la nullità del marchio o un processo per contraffazione della merce sono infinitamente più alti e…prevenire è meglio che curare!
Per cui cosa aspetti? contattaci immediatamente e beneficia del nostro servizio di Verifica Marchi Registrati, svolto con l’esclusivo ed innovativo sistema ™Rating!