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La guida completa e aggiornata sulla registrazione del marchio e del logo

Registrare un Marchio o un Logo: Tutto Quello Che Devi Sapere

Vuoi sapere come Registrare un Marchio e quanto costa? Sai dove andare per registrare un brand? Ti domandi se è possibile farlo Online? Vuoi sapere se ti servirà la Partita Iva?

Questa Guida aggiornata e completa è stata predisposta dagli esperti di Tutela Marchi Online per rispondere a tutte le tue domande ed insegnarti come effettuare con successo la tua Registrazione senza incorrere in dispendiosi errori.

Commetterne uno durante questa delicata procedura, infatti, non solo ti farà perdere il denaro speso in tasse di deposito, ma potrebbe avere conseguenze ben più gravi come coinvolgerti in un giudizio di opposizione.

Chiariamo subito una cosa: anche se nel linguaggio comune è diffuso dire “Registrare un Logo“, in realtà il Logo è solo una parte del Marchio quindi solo quest’ultimo può essere depositato, nonostante ciò nel testo che segue abbiamo usato entrambi i termini come sinonimi per uniformarci al linguaggio comune.

Indice della Guida:

Scopri come si fa per registrare un marchio

Cosa si intende per “Marchio Registrato”

Prima di procedere ad una spiegazione dettagliata di come tutelare un Marchio, è necessario chiarire cosa si intenda quando si parla di “Registrazione”, così da sgombrare il terreno da dubbi e circoscrivere il campo di analisi che sarà approfondito in questo testo.

Dal punto di vista tecnico, essa è che l’iscrizione nel Pubblico Registro dei Marchi della proprietà di un segno distintivo. Tale iscrizione conferisce a chi ne è titolare il diritto di utilizzare in esclusiva quel segno che, dal momento del perfezionamento dell’iscrizione, diviene un “Marchio Registrato”.

Essere titolare del diritto all’utilizzo esclusivo di un segno distintivo è un potere formidabile, giacché comporta che nessuno può utilizzare quel segno ed ogni sua potenziale variante all’infuori del titolare.

Dato lo straordinario potere conferito al titolare di una registrazione, la legge si premura da un lato di fissare in modo puntuale i requisiti necessari per ottenerne una e, dall’altro, di tracciare con precisione gli stringenti confini entro cui tale potere può venire esercitato.

Per quanto riguarda i requisiti richiesti dalla legge essi si distinguono in due tipologie:

  1. Soggettivi;
  2. Oggettivi.

Mentre per quel che riguarda gli stringenti confini entro cui è esercitabile il potere derivanti dalla titolarità di un segno distintivo registrato, essi sono distinti in tre diversi gruppi:

  1. Territoriali;
  2. Merceologici;
  3. Temporali.

Il marchio verbale ed il marchio figurativo

I Requisiti per registrare un marchio

La legge indica con precisione quali sono i requisiti necessari per ottenere la registrazione di un marchio e, nel farlo, compie una netta distinzione tra quelli che sono i requisiti che deve avere il titolare detti requisiti soggettivi, e i requisiti che deve presentare il segno distintivo in sé, detti requisiti oggettivi.

Analizziamo separatamente le due tipologie di requisiti.

I requisiti soggettivi

In questo paragrafo analizzeremo la risposta che la legge da alla domanda: chi può Registrare un Marchio?

Chiunque può farlo e non serve la Partita Iva per registrare, per la legge non fa alcuna differenza che titolare sia una Persona Fisica (un essere umano) oppure Giuridica (un ente, una società o un comitato).

In effetti l’unico requisito soggettivo per essere titolare di un Marchio Registrato è:

  • Esistenza: il titolare del Marchio deve esistere, se si tratta di una persona fisica deve essere in vita mentre per le persone giuridiche è necessario che non siano cessate.

Tieni presente che un segno distintivo può appartenere a più soggetti contemporaneamente, i quali vengono definiti “Contitolari del Marchio” e dovranno prestare particolare attenzione a regolamentare i loro rapporti interni.

Attenzione: una volta perfezionata l’iscrizione nel pubblico registro, il Marchio deve essere utilizzato in commercio entro 5 anni da quella data, in caso contrario la registrazione decade per non uso.

I requisiti oggettivi

Il Marchio che intendi Registrare deve necessariamente presentare determinati requisiti, stabiliti dalla legge ed individuati dall’articolo 13 del codice della Proprietà Industriale.

In assenza di anche solo uno di essi, ogni Ufficio Marchi al mondo rigetterà la tua domanda di Registrazione del Marchio ritenendola inammissibile, il tutto senza però restituirti quanto avrai già versato in tasse ed oneri.

I requisiti oggettivi che ogni Marchio deve perentoriamente presentare sono:

  1. Novità: il segno non deve essere uguale né confondibile con altri divenuti di uso comune o utilizzati nel linguaggio corrente e negli usi diffusi nel commercio.
  2. Capacità Distintiva: esso non può essere un banale riferimento al prodotto o servizio commercializzato, né può essere un mero riferimento alla sua natura e caratteristiche.
  3. Liceità: il Marchio non può essere in contrasto con morale ed ordine pubblico né deve ingannare il pubblico circa origine, proprietà, composizione ed utilizzo del prodotto.
  4. Rappresentabilità Grafica: deve essere graficamente rappresentabile, questo requisito è di particolare importanza per i “Marchi non convenzionali” come un suono, un odore o un colore.

La Novità

Il primo e principale dei requisiti oggettivi è quello della novità che sostanzialmente significa che il segno di cui si intende richiedere la Registrazione non può essere identico né in alcun modo simile o confondibile ad uno già esistente.

I due motivi dietro questa precisa norma sono evidenti:

  1. Impedire a chiunque di fare concorrenza sleale registrando un Marchio del tutto identico a quello già utilizzato da altri;
  2. Evitare il furto di clientela attraverso la confusione che dei Marchi molto simili creerebbero nel pubblico.

Ovviamente non sempre chi deposita una domanda per registrare un logo già utilizzato da altri lo fa in malafede, anzi molto spesso non si ha alcuna consapevolezza del fatto che qualcun altro ne è già titolare, ma ciò non giustifica il comportamento.

La legge non distingue tra buona e cattiva fede di chi tenti di depositare un Marchio identico o simile ad uno già registrato, e riconosce al titolare di quest’ultimo sia il potere di fare opposizione, che di adire il Tribunale e chiedere la nullità del nuovo logo.

Esiste un solo modo per sincerarti che non esista già un Marchio identico o simile a quello che intendi depositare e sottrarti al rischio di ricevere una opposizione o addirittura una causa per la nullità della registrazione e risarcimento danni: effettua una Ricerca di Anteriorità.

Vedremo meglio in seguito cos’è e come si sostanzia questa complessa attività, per ora ti basti sapere che senza svolgerne una valida ed approfondita corri seriamente il rischio di ritrovarti in grossi guai economici dopo aver depositato la tua domanda di deposito del logo!

Il carattere distintivo è necessario per registrare un brand

Il Carattere Distintivo

Assunto che un Marchio Registrato deve avere carattere distintivo è opportuno chiarire cosa si debba intendere con questa dicitura.

Per farlo riteniamo sia il caso di partire analizzando la norma contenuta nel D. Lgs. n°30 del 10.02.2005 – anche detto Codice della Proprietà Industriale – che all’articolo 7 prescrive che ogni segno distintivo deve poter “distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese“.

Analizzando quanto sopra possiamo dire che un logo è dotato di carattere distintivo quando consente ai consumatori di identificare in modo chiaro ed univoco che i prodotti o i servizi da esso contraddistinti provengono dal suo titolare, senza ingenerare confusioni di alcun tipo.

Da quanto sopra deriva che quando parliamo di carattere distintivo, in realtà ci riferiamo a due sfaccettature ben diverse in cui esso si sostanzia:

  1. il Marchio che si intende registrare non può essere eccessivamente simile ad altri già notori;
  2. Un segno distintivo da registrare non può essere la semplice descrizione del prodotto o servizio che deve contraddistinguere.

Dal momento che il primo aspetto è facilmente intuibile e comprensibile, concentriamoci sul secondo che, di fatto, non risulta di immediata comprensione.

Partiamo da una constatazione: avrai notato che non esistono in commercio dei Marchi composti dal solo nome del prodotto che contraddistinguono come ad esempio “scarpe”, ciò perché è vietato registrare dei nomi semplicemente “descrittivi”.

Tale divieto nasce dal fatto che, se fosse consentito depositare la parola “scarpe”, si impedirebbe ad ogni altro produttore o commerciante di scarpe di utilizzare sul mercato tale parola, creando di fatto un monopolio con conseguente distruzione del libero mercato.

Proprio per tale ragione gli Uffici dei Marchi sono molto attenti a sorvegliare su questo aspetto e non basta aggiungere una piccola variante ad un nome descrittivo per superare tale rigido divieto, per questo non è possibile tutelare neanche nomi quali “scarpe comode” o “scarpe rosse”.

Ovviamente questo divieto si applica anche nel caso di Marchi Figurativi, cioè composti da icone/disegni: non è possibile registrare il disegno o l’immagine del prodotto che si intende contraddistinguere (come il disegno di un cono gelato per indicare una gelateria).

Sempre al fine di impedire a chiunque di creare un monopolio, è fatto divieto di appropriarsi di un simbolo tipico dello specifico settore in cui si opera come, per esempio, il sacco di denaro tipico del settore finanziario o lo stetoscopio tipico del settore della diagnostica medica.

Attenzione: se manca il Carattere Distintivo il deposito non è valido né efficace, e gli Uffici competenti, pur trattenendo quanto pagato in tasse, non procederanno alla registrazione a prescindere che si tratti di un Marchio Convenzionale o un Marchio Non Convenzionale.

Pertanto, se stai pensando di tutelare un Marchio assicurati che esso sia dotato di sufficiente Carattere Distintivo, per farlo devi rivolgerti a esperti di questa complessa materia per una consulenza preventiva.

La Liceità

Altro elemento oggettivo richiesto per poter depositare un segno distintivo è quello della liceità che, molto semplicemente, significa che esso non deve essere contrario alla legge, istigare alla violenza, al crimine, all’odio né essere contrario alla decenza o alla morale.

La Rappresentabilità Grafica

L’ultimo degli elementi oggettivi richiesti per un deposito è quello della rappresentabilità grafica che, per anni, ha rappresentato un serio ostacolo alla possibilità di registrare dei segni distintivi atipici oggi noti come Marchi non Convenzionali.

La legge e la giurisprudenza hanno entrambi compiuto dei significativi passi avanti rispetto alla originaria interpretazione, particolarmente stringente, di questo requisito ampliandone le maglie al punto da rendere registrabili anche dei segni distintivi peculiari come gli odori ed i suoni.

I confini della registrazione del marchio

I Confini della Registrazione

Come detto in precedenza la titolarità di un Marchio conferisce un enorme potere su di esso: il diritto all’utilizzo esclusivo di quello specifico segno, cioè il divieto assoluto per chiunque altro di utilizzarlo senza espressa autorizzazione.

Di fatto la Registrazione costituisce un vero e proprio monopolio legale sull’utilizzo del segno oggetto di tutela, sia esso un termine, un numero, un disegno, un suono, un odore, un colore, tutte queste cose assieme o una qualsiasi combinazione di esse.

Non è possibile consentire a nessuno di avere un eterno monopolio su determinati termini (vedi il paragrafo “Carattere Distintivo”) né tantomeno è immaginabile che si possa impedire a tutti di utilizzare sul mercato un determinato termine senza alcuna limitazione.

Ecco spiegato perché la legge identifica con precisione ben tre distinti confini entro i quali i titolari possono far valere il loro diritto all’utilizzo esclusivo del segno distintivo da registrato.

Analizziamo brevemente tali confini, tenendo presente che puoi consultare approfondimenti specifici su ognuno di essi cliccando sui link che troverai in prosieguo.

Confine Territoriale – Estensione Geografica del Marchio Registrato

Tra i tre confini fissati dalla legge, questo è sicuramente il più facile da comprendere anche intuitivamente: il diritto all’utilizzo in esclusiva del segno distintivo si estende esclusivamente all’interno del territorio dello Stato (o degli Stati) in cui è ne stato effettuato il deposito.

Sotto questo profilo possiamo distinguere tra Marchio Nazionale, Europeo o Internazionale e la scelta tra quale dei tre ottenere deve essere molto ben ponderata poiché impatta enormemente sulle strategie di marketing e sulle mire espansionistiche di chi ne è titolare.

Riducendo all’osso la differenza tra i tre e rimandando allo specifico approfondimento sull’argomento per una trattazione diffusa ed approfondita di questa tematica, possiamo distinguere tra Marchio:

  • Nazionale – ha valore solo all’interno del territorio di questo Stato;
  • dell’Unione Europea o MUE – è valido nei territori di tutti gli Stati membri dell’UE e, in automatico, anche in quelli dei Paesi che entreranno a farne parte in futuro;
  • Internazionale – ha valore nel territorio dei Paesi aderenti all’Accordo o al Protocollo di Madrid e selezionati al momento del deposito della domanda;
  • Estero – valido solo all’interno del territorio del Paese in cui è stato registrato.

Come anticipato, la scelta tra i quattro dipende dalle strategie commerciali di chi ne è titolare, messe a punto in funzione dell’uso che programma di fare del proprio segno distintivo, dei prodotti/servizi che intende identificare con esso, dei mercati che ritiene più appetibili per il suo business.

Data la complessità di tali scelte, tutte da compiere al momento stesso del deposito della domanda, è importante che tu abbia le idee ben chiare già mentre compili i moduli, per questo devi sempre consultare professionisti esperti della materia prima di elaborare una strategia di Brand Identity.

Confine Merceologico – il sistema delle Classi di Nizza

Il secondo confine stabilito dalla legge ha natura merceologica e comporta che il diritto all’uso esclusivo di un determinato segno non si estende ad ogni prodotto o servizio esistente, bensì opera solo relativamente a quelli specificamente descritti ed appositamente rivendicati nel modulo di deposito.

Per questa ragione tutti i prodotti/servizi esistenti sono stati suddivisi in specifiche categorie merceologiche, anche dette Classi di Nizza, attraverso un complesso sistema di accordi internazionali volti a fissare le regole comuni che disciplinano il commercio mondiale.

Di fondamentale importanza è sapere che non è possibile aggiungere in un secondo momento nuove classi merceologiche al proprio Marchio, per cui la scelta compiuta al momento del primo deposito è assolutamente vincolante.

Ecco perché devi avvalerti della consulenza di esperti della materia e delle classi merceologiche prima di registrare il tuo Marchio: se non lo fai rischi di non riuscire valutare correttamente l’evoluzione del brand o di non ponderare adeguatamente la portata del mercato di riferimento e della potenziale clientela.

A quanto sopra, poi, va aggiunto che senza la corretta indicazione e la precisa descrizione delle classi di riferimento non sarai mai davvero al sicuro dalle imitazioni e dagli abusi che i tuoi concorrenti in affari potrebbero porre in essere.

Considera che le analisi relative alle classi di Nizza risultano complesse e molto delicate anche per gli esperti, data la difficoltà di scandagliare, a costo contenuto, l’intero panorama globale in cerca di Marchi uguali o simili analizzando tutte le classi identiche od affini a quelle che intendi rivendicare.

Tale difficoltà è stata superata grazie alla creazione del ™rating l’algoritmo esclusivo di Tutela Marchi Online in grado non solo di effettuare queste ricerche ad un livello di specificità sconosciuto in passato ma di farlo ad un costo molto competitivo.

In un secondo momento il sistema ™Rating valuta l’effettiva possibilità che la tua domanda di deposito ha di compiere l’intero iter senza incorrere in opposizioni, riassumendo tali valutazioni in un valore numerico facilmente comprensibile all’interno di un report dettagliato.

Rivolgiti a professionisti esperti per la tua registrazione, solo in questo modo potrai godere della massima protezione senza correre rischi di alcun tipo

Confine Temporale – Durata e Rinnovo

L’ultimo dei confini entro cui la legge delimita i poteri attribuiti al Titolare di un logo depositato è quello temporale: anche se un Marchio può potenzialmente durare in eterno, perché ciò avvenga è necessario che chi ne è Titolare svolga tempestivamente le necessarie attività di rinnovo.

La Registrazione di un Marchio dura 10 anni ed è rinnovabile all’infinito, ciò a prescindere dalla tipologia e dalla estensione territoriale.

Per una descrizione approfondita delle procedure necessarie al rinnovo, ti consigliamo la lettura di questo nostro approfondimento.

I Vantaggi della Titolarità di un Marchio Registrato

Il fatto che sei qui a leggere questo testo per informarti significa che hai sentito parlare dei vantaggi offerti a chi Registra un Marchio o di quanto convenga economicamente, lascia che ti spieghiamo in dettaglio entrambi gli aspetti.

In particolare la titolarità di un logo depositato comporta cinque enormi vantaggi:

  1. Riconoscibilità;
  2. Esclusività;
  3. Tutela dalla Imitazione;
  4. Guadagno Economico – Le Royalties;
  5. Pianificazione fiscale;

Riconoscibilità

Il più ovvio dei vantaggi è senza dubbio quello di rendere riconoscibile il tuo Brand, il che comporta di per sé una moltitudine di vantaggi per la cui analisi dettagliata ti invitiamo a leggere questo approfondimento.

In ogni caso, ti basti sapere che è statisticamente dimostrato come avere un logo noto rende più appetibili ed affidabili i propri prodotti/servizi agli occhi della clientela, ma esistono vantaggi specifici di ogni tipologia di registrazione, per cui informarti bene prima di scegliere quale effettuare.

Discorso a parte meritano i segni distintivi atipici come odori, suoni o colori, che attraverso il Marketing Sensoriale sfruttano i meccanismi del cervello per stimolare nella clientela un senso di riconoscibilità e familiarità ancora maggiore, che ne incrementa la propensione all’acquisto.

In buona sostanza possiamo dire che la presenza dei simboli ® o ™ accanto al tuo logo, genera nei consumatori un senso di fiducia e di affidabilità che indubbiamente aggiunge valore al tuo business.

Insomma essere conosciuti e riconosciuti sul mercato giova davvero tanto agli affari!

Esclusività

Il secondo dei vantaggi offerti è il diritto all’utilizzo esclusivo, il che vuol dire che nessuno può utilizzare il segno distintivo da te depositato a meno che tu non lo abbia espressamente e preventivamente autorizzato a farlo.

Sostanzialmente possiamo dire che depositare un logo conferisce un vero e proprio monopolio sull’utilizzo del segno distintivo depositato, i cui poteri ovviamente andranno esercitati sempre e solo all’interno dei limiti di cui abbiamo già parlato.

Se non tuteli i tuoi segni distintivi è possibile che vengano utilizzati dai tuoi concorrenti in affari per rubarti clientela, pratiche di concorrenza sleale di questo tipo sono molto diffuse, specialmente se operi anche su mercati stranieri, ove i Tribunali italiani non possono tutelarti.

Tieni presente che questi pericoli si moltiplicano esponenzialmente se operi online, giacché il modello di business di alcuni produttori stranieri (prevalentemente asiatici) si fonda proprio sul mercato del falso e tu, vendendo online i tuoi prodotti, li rendi più facilmente visibili e copiabili.

Insomma operare sul mercato globale senza alcuna concreta tutela legale può far crollare il tuo intero business pertanto, se hai intenzione di esportare i tuoi prodotti al di fuori del mercato italiano è fondamentale che tu conosca bene i benefici offerti dalla titolarità di un Marchio Internazionale.

Tutela dalla imitazione del marchio

Il terzo dei vantaggi è sicuramente la tutela contro la falsificazione, che si concretizza in due momenti:

  1. Preventivamente, attraverso la protezione doganale, che impedisce ai prodotti falsificati l’ingresso nel nostro mercato;
  2. Successivamente, le azioni giudiziarie volte a far ritirare dal mercato i prodotti copiati (sfuggiti al controllo doganale) nonché ottenere dei giusti e congrui risarcimenti danni.

Per evitare che produttori stranieri senza scrupoli inondino i nostri mercati con i loro prodotti falsi è stata predisposta la più stretta protezione doganale possibile che, soprattutto in caso di registrazione Europea del Marchio, protegge i confini dell’intero mercato continentale.

Gli Uffici Doganali Comunitari presidiano tutti i punti di accesso al mercato Europeo (porti, aeroporti, confini terrestri) controllando che sulla mercanzia in entrata non sia impresso alcun simbolo identico o simile a uno dei Marchi UE registrati presso l’EUIPO impedendo l’ingresso a prodotti copiati e falsi.

Purtroppo nonostante gli sforzi della Dogana, molti di questi prodotti entrano comunque nel nostro mercato ogni giorno, rovinando gli affari a molti imprenditori onesti.

Fortunatamente un secondo aspetto della tutela garantita ai titolari di Marchio offre una soluzione anche in questo caso.

Infatti se sei Titolare di un Marchio Registrato, con l’aiuto di avvocati esperti della proprietà intellettuale puoi ricorrere al Tribunale Italiano competente per ottenere il ritiro dal mercato e la distruzione della merce falsa, oltre che un congruo risarcimento per i danni subiti a causa della merce copiata.

Ricorda che la legge ti tutela non solo contro la copia e la imitazione della merce, ma anche nei casi di imitazione ed usurpazione, cioè nel caso in cui i prodotti copiati, pur non essendo del tutto uguali ai tuoi, siano comunque simili ad essi al punto da renderli confondibili per il pubblico.

Non sottovalutare i pericoli della imitazione, neanche se il danno ti sembra irrilevante, essa è comunque sempre un serio danno d’immagine: se dei prodotti scadenti vengono venduti con il tuo Marchio falsificato impresso sopra la tua reputazione sicuramente ne risentirà enormemente!

I vantaggi di registrare un marchio

Guadagno economico – Le Royalties

Essere Titolari di un Marchio Registrato vuol dire essere proprietari di un bene immateriale il che comporta la possibilità di disporre di quel bene anche per trarne un guadagno magari “concedendolo in locazione” o “vendendolo” come si farebbe con qualsiasi altro bene.

Per non ripetere quanto detto in merito agli enormi benefici economici derivanti dalla proprietà di Marchio, ci limiteremo qui a dire che esso può essere concesso in licenza dietro pagamento di un canone (Royalties) o essere venduto anche separatamente dall’azienda.

Pianificazione fiscale

Ultimo, ma non certo per importanza, dei vantaggi offerti a chi registra un Marchio, è sicuramente il beneficio in termini di pianificazione fiscale che questa pratica concede, come noto a molti operatori del mercato globale che sfruttano la vantaggiosa Tassazione sulle Royalties del Marchio.

Data la complessità di questo argomento che si ramifica in molti ambiti della strategia aziendale, risulta impossibile affrontare in dettaglio in questa sede, per cui ci limiteremo ad assicurarti che anche sotto questo profilo Registrare il Marchio ti conviene.

Ovviamente, qualora intendessi sapere di più su questo aspetto, puoi ricorrere ad una apposita consulenza con professionisti del settore in grado di effettuare una pianificazione finanziaria e fiscale strutturata in funzione degli obiettivi e delle necessità del tuo business.

Accorgimenti necessari per registrare un marchio, serve la partita iva per registrare?

Accorgimenti necessari

Sicuramente alla luce di tutti i vantaggi che abbiamo elencato, quella mezza idea di tutelare il tuo logo che ti girava in testa, si è trasformata nella certezza di volerlo fare quanto prima, vero? Attenzione però: Depositare un Marchio senza i necessari accorgimenti può nuocerti molto!

I rischi di procedere senza la guida di esperti sono molteplici e di varia natura, alcuni dei quali li abbiamo già analizzati, ma può anche succedere che in totale buona fede tu stia tentando di depositare un segno distintivo che è già di proprietà di altri, in questo caso è quasi certo che riceverai una opposizione.

Se non sai cos’è una opposizione alla registrazione ti raccomandiamo la lettura del nostro approfondimento sull’argomento, in questa sede ti basti sapere che si tratta di un giudizio contro la tua domanda di deposito, in cui dovrai difenderti con l’aiuto di avvocati specializzati.

Ecco quindi un breve elenco degli accorgimenti minimi e strettamente necessari che devi sempre porre in essere prima di arrischiare una registrazione improvvisata e non ben pianificata, che sicuramente ti porterà a subire spiacevoli conseguenze:

  1. Effettuare una Ricerca di Anteriorità;
  2. Rivendicare la Priorità.

La Ricerca di Anteriorità

Date la profondità e la complessità di questo argomento nonché la fondamentale rilevanza che una ricerca di anteriorità assume in ogni procedura di registrazione di segni distintivi, rinviamo ad un altro specifico articolo sull’argomento per la necessaria analisi.

La ricerca di anteriorità è necessaria per registrare un brand senza correre gravi rischi

La Priorità

Un grave errore molto diffuso tra i non esperti della materia è quello di ritenere che se un Marchio è stato registrato in Italia, esso sia automaticamente tutelato all’interno di altri Stati o, quantomeno, all’interno del territorio dell’Unione Europea.

Sfortunatamente la disciplina giuridica non opera affatto in modo automatico ed immediato, ed anzi richiede che il Titolare di un Marchio si adoperi attivamente per estendere i propri poteri al di fuori dell’Italia, dimostrando in tal modo di avere un concreto interesse in tal senso.

Semplifichiamo con un esempio: nel gennaio 2021 hai depositato il tuo Marchio in Italia, le cose sono andate bene ed ora ti stai preparando ad esportare i tuoi prodotti in Francia ma, ovviamente, prima di farlo intendi tutelare il tuo Brand anche nel territorio di quello Stato.

La tua registrazione italiana non impedisce ad un tuo concorrente francese di depositare il tuo medesimo segno distintivo presso l’ufficio del marchi francese, anzi se tu dovessi commettere l’incoscienza di far arrivare comunque i tuoi prodotti su mercato d’oltralpe, lui potrebbe chiederne ed ottenerne il sequestro.

Per ovviare a questo problema e tutelare il tuo business che cresce e si espande puoi, invocando la Priorità, depositare il tuo Marchio anche in Francia ma retrodatando la registrazione francese alla data in cui l’hai effettuata in Italia.

Se sei titolare di un Marchio registrato in uno Stato firmatario degli accordi internazionali sul commercio, ti è consentito tutelare quel medesimo segno in ogni altro Stato firmatario invocando la Priorità per ottenere che tutte i depositi successivi vengano retrodatati al primo ed originario.

Superfluo dire che questo straordinario potere ha un effetto dirompente sul mercato, perché di fatto impedisce a chiunque di danneggiare o rallentare l’espansione del tuo business, che si potrà allargare oltre i confini nazionali in modo naturale, costante ed armonico.

Attenzione: trattandosi di un potere così forte, viene circoscritto dalla legge che infatti da un lato impone un costo aggiuntivo da versare al momento di ogni deposito in cui viene invocata la Priorità e, dall’altro, fissa il limite di 6 mesi dal momento di presentazione della domanda per esercitare questo potere.

Se ti sembra complicato è perché lo è per davvero, per questo sconsigliamo assolutamente di rischiare con il “fai da te”, soprattutto se vi sono annesse ricerche di anteriorità o invocazione della priorità per le quali devi sempre rivolgerti ad esperti della materia.

Domande Frequenti – FAQ

Concludiamo questa esposizione rispondendo a quelle che, secondo la nostra lunga esperienza in questo settore, sono alcune delle domande più frequenti che vengono fuori quando si parla di depositare un Marchio o un Logo.

Serve la partita IVA per Registrare un Brand?

No, non è necessario avere un’azienda né essere titolari di partita Iva, non sono richiesti titoli di sorta, né è prescritto l’esercizio di attività imprenditoriale, l’unico requisito soggettivo richiesto a per depositare un segno distintivo è quello dell’esistenza.

Dove Registrare un Marchio?

Se intendi recarti fisicamente dove si registra un Marchio e non utilizzare la procedura online, puoi svolgere l’intera pratica direttamente presso L’U.I.B.M. – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi sito in Roma oppure, se non vivi nella Capitale, puoi recarti presso la Camera di Commercio più vicina a te.

Ovviamente in entrambi i casi è fondamentale che ti informi per tempo sugli orari di apertura degli appositi sportelli, recarti fisicamente sul posto ed attendere il tuo turno per la presentazione della domanda di deposito, che dovrai portare con te già interamente e correttamente compilata.

Come si fa per registrare alla Camera di Commercio?

Come detto puoi farlo solo a patto di conoscere gli orari di apertura dello sportello dedicato e di essere in grado di svolgere personalmente le ricerche di anteriorità, compilare gli appositi moduli e predisporre l’intera documentazione che è necessario allegare alla tua domanda di deposito.

Prima di recarti inutilmente presso l’Ufficio della CCIAA più vicino a casa tua, e magari gettare via tempo e soldi, ti consigliamo caldamente di informarti grazie a questo nostro approfondimento e valutare se davvero ti possa convenire una simile scelta.

A chi rivolgersi per Registrare un Marchio?

Le possibilità sono molteplici: puoi recarti direttamente presso gli uffici preposti, puoi seguire la procedura online, rivolgerti ad agenzie di servizi o, magari, se ne può occupare anche al tuo commercialista…ma la soluzione migliore è solo una: rivolgersi ad avvocati esperti in marchi!

Il motivo di questa risposta è presto spiegato: nel caso dovessi affrontare un procedimento di opposizione alla registrazione o, peggio, subissi una causa di nullità del Marchio, ti servirà senza dubbio l’assistenza di professionisti del settore marchi e brevetti ed in diritto industriale e proprietà intellettuale.

A maggior ragione ti servirà l’assistenza di un avvocato nel caso dovessi riscontrare sul mercato che qualche concorrente in affari utilizza senza autorizzazione il tuo Marchio, ti copia la merce, utilizza un segno distintivo troppo simile al tuo.

E se invece volessi beneficiare del trattamento fiscale agevolato di cui gode la Royalty sul marchio? in questo caso ti servirà un legale in grado di predisporre per te il corretto contratto di franchising e di strutturare in modo legalmente inattaccabile l’operazione di pianificazione fiscale che intendi mettere su.

Cosa Serve per Registrare un Marchio?

A prescindere dalle modalità in cui la registrazione viene effettuata, ciò che è necessario per ottenerla consta dei medesimi documenti: l’apposita modulistica, da compilare con molta attenzione, i documenti d’identità del titolare, la certificazione di avvenuto pagamento delle imposte, le marche da bollo.

Ovviamente nel caso chi depositi la domanda differisca dal futuro titolare andranno allegati anche i documenti di chi effettua il deposito e l’eventuale procura a svolgere tale incarico oltre, ovviamente, ad una copia del Marchio che s’intende registrare.

Il nostro consiglio, fondato su anni di esperienza in questo campo, è di evitare il “fai da te” e rivolgersi direttamente a professionisti esperti di questo delicato settore che possano collazionare tutta la documentazione necessaria e risolvere in assoluta autonomia ogni possibile problema.

L'estrema importanza ottenere al subito la registrazione del proprio marchio

Quanto costa depositare un Marchio?

Gli Uffici dei Marchi pretendono il pagamento anticipato di tutti gli importi dovuti in Tasse e Bolli prima di processare la tua domanda ed avviare l’iter necessario, tali costi sono dovuti in misura fissa e proporzionata al territorio di riferimento ed al numero di classi di merceologiche rivendicate.

Per facilitare l’esposizione analizzeremo i costi di registrazione in funzione dell’aspetto territoriale, distinguendo tra Marchio Italiano, Marchio Europeo e Marchio Internazionale.

In ogni caso trovi tutte le informazioni esposte in modo approfondito e dettagliato in questa guida che abbiamo dedicato proprio al costo della registrazione.

Marchio Italiano

Per depositare un Marchio presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi o U.I.B.M. è richiesto un versamento differente a seconda della modalità di registrazione.

Se la effettui recandoti fisicamente presso l’UIBM:

  • 16,00 € per una Marca da Bollo;
  • 40,00 € per diritti di segreteria nel caso la domanda venga depositata tramite raccomandata a/r;
  • 101,00 € tramite F24 per rivendicare una classe;
  • 34,00 € per ogni classe aggiuntiva che intendi rivendicare.

Se la trasmetti attraverso la CCIAA:

  • 16,00 € per una Marca da Bollo;
  • 40,00 € per i diritti di segreteria dovuti alla Camera di Commercio;
  • Se chiedi copia autentica del verbale di deposito i diritti aumentano a 43,00 € + ulteriore marca da 16 € da applicare sulla copia autentica del verbale;
  • 101,00 € tramite F24 per rivendicare una classe;
  • 34,00 € per ogni classe aggiuntiva che intendi rivendicare.

Se la depositi telematicamente:

  • 42,00 € per una Marca da Bollo;
  • 101,00 € tramite F24 per selezionare la prima classe;
  • 34,00 € per ogni classe rivendicata oltre la prima.

Marchio Europeo

I costi per ottenere un Marchio Unione Europea o MUE possono sembrare elevati rispetto a quelli richiesti per uno nazionale, ma va considerato che con un solo deposito si viene automaticamente tutelati in TUTTI gli Stati membri dell’Unione Europea presenti e futuri.

Il Costo richiesto per un MUE è di:

  • 850,00 € per la registrazione in un’unica classe;
  • 50,00 € per rivendicare una seconda classe merceologica;
  • 150,00 € per ogni ulteriore classe dalla terza in poi.

Marchio Internazionale

Quando si parla di quello internazionale chiarire subito che esistono due situazioni giuridiche molto diverse tra loro, da un lato abbiamo gli Stati firmatari dell’Accordo e/o del Protocollo di Madrid, dall’altra abbiamo gli Stati che si sono rifiutati di firmare detti trattati.

Il primo gruppo di Stati è organizzato all’interno della World Intellectual Property Organization o W.I.P.O. con sede a Ginevra, che ha predisposto dei accordi sovranazionali per armonizzare le discipline giuridiche a tutela della proprietà intellettuale ed i relativi costi tra tutti gli Stati membri.

Pertanto se intendi tutelare il tuo Brand all’interno del territorio di un Stato membro della WIPO e/o dell’Organizzazione Mondiale per il Commercio, quale ad esempio gli U.S.A., è fondamentale fare riferimento alle specifiche e complesse linee guida rinvenibili sui siti dei vari Uffici Marchi.

Nel caso invece del secondo gruppo di Stati, non firmatari di alcun trattato internazionale, è possibile effettuare un deposito solo attraverso i canali ufficiali di quello specifico Paese, svolgendo le procedure ivi organizzate e nella lingua di quello Stato.

Alla luce di quanto ti abbiamo detto, capisci che è impossibile rispondere in questa sede alla domanda “quanto costa un marchio internazionale” variando la risposta seconda di quali e quanti Stati esteri e non appartenenti alla UE intendi tutelare il tuo Brand.

Cosa devi fare se intendi registrarti in uno di questi Paesi? o ti informi direttamente presso l’Ufficio Marchi di quello Stato, oppure ti affidi alla consulenza offerta da professionisti esperti di questo settore con molti anni di esperienza.

Adesso sei consapevole dell'importanza di affidarti sempre a dei professionisti legali quando si tratta di registrare il tuo marchio

Che differenza c’è tra Registered ® e Trademark ™?

I simboli che vedi spesso apposti in alto a destra accanto al Marchio o al Logo di un’azienda hanno tutti un significato ben preciso, come abbiamo spiegato nell’approfondimento sul Marking, c’è però una differenza tutt’altro che marginale tra ® e ™, e bisogna prestare la giusta attenzione.

Il simbolo ™ sta a significare “Trademark” e va apposto accanto ad un Marchio la cui domanda di registrazione è stata depositata ma non si è ancora perfezionata del tutto, i Marchi che mostrano tale simbolo godono quindi di una tutela blanda.

Al contrario il simbolo ® significa “Registered” e può essere apposto accanto ad un Marchio solo quando il Marchio è ufficialmente registrato, il che comporta che quel segno distintivo gode della più completa tutela legale possibile.

In Italia e nell’UE non utilizziamo il simbolo ™ dal momento che l’intera procedura si conclude in pochi mesi dal momento del deposito della domanda, pertanto non abbiamo necessità di dare una temporanea tutela blanda al Marchio.

Al contrario negli U.S.A. la procedura può durare anche molti anni e, di conseguenza, in quel Paese è fondamentale avere una forma di tutela intermedia che protegga il segno distintivo per tutto il tempo in cui è “in corso di registrazione”.

Ora conosci tutto su come si fa per registrare un marchio, ma sei anche consapevole dei rischi che corri a svolgere tale complessa procedura senza l’aiuto di professionisti del settore, per cui che aspetti? Compila il form qui sotto e dormi sonni tranquilli!

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