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Tutto quello che devi assolutamente sapere sulla opposizione alla registrazione: rischi, pericoli e opportunità

Opposizione alla Registrazione di un Marchio: Guida Completa

Ogni volta che hai pensato di registrare il tuo Marchio ti è stato fatto presente il rischio di incorrere in una opposizione, ma cos’è davvero una opposizione? C’è da averne timore? Quanto può costarti? E, soprattutto, dovresti davvero rinunciare a registrare solo per timore di riceverne una?

Risponderemo a tutte queste domande in modo chiaro e preciso, così da fornirti tutte le informazioni necessarie a trarre le tue conclusioni.

In ogni caso ricorda che registrare il Tuo Marchio è sempre la scelta giusta e che non solo il rischio di ricevere una opposizione può essere ridotto significativamente con i giusti accorgimenti, ma anche che con l’ausilio di professionisti del settore puoi disinnescare anche i più agguerriti oppositori alla tua registrazione.

Attenzione: non ti stiamo suggerendo di lanciarti in una registrazione senza aver ben pianificato i passi successivi, né che non esista un rischio concreto ed effettivo di ricevere opposizione e, potenzialmente, di perdere il giudizio che ne deriverebbe, bensì intendiamo dire che si può superare qualunque impedimento, soprattutto con l’ausilio di esperti della materia.

Indice della guida:

Se subisci opposizione alla registrazione è importante rivolgersi subito ad avvocati esperi in materia per approntare una difesa solida da mettere in campo nel procedimento di opposizione alla registrazione

Informazioni Preliminari

Prima di poterti spiegare cos’è una opposizione alla registrazione, è necessario fornirti alcune informazioni basilari sulle norme riguardo la proprietà intellettuale.

Puoi saltare questo paragrafo e passare al vivo della questione, ma se sappi che potrai sempre tornare se lo riterrai necessario durante il prosieguo della lettura.

Le 6 nozioni che devi conoscere sono:

  1. Cos’è un “Marchio”, ed in cosa differisce dal Brevetto;
  2. Come si fa per Registrare un Marchiolivello Italiano e a livello Europeo;
  3. I modi in cui è possibile concedere a terzi l’uso del marchio registrato, che sia gratuito o oneroso nonché il regime fiscale agevolato riconosciuto alla Tassazione Royalties Marchio;
  4. Perché i Marchi sono divisi in Convenzionali e Non convenzionali e quali differenze ci sono tra le due categorie;
  5. I limiti della registrazione: Territoriale e Merceologico (Classi di Nizza);
  6. Il processo di opposizione alla registrazione e come difenderti da essa o scongiurarla in anticipo con la ricerca di disponibilità.

Il tutto come disciplinato dal Codice della Proprietà Industriale e le direttive dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e dell’European Union Intellectual Property Office.

Tieni presente, in ultimo, che anche tutti i Marchi sono idonei a:

Cos’è una Opposizione alla Registrazione

E’ un procedimento amministrativo, non giudiziale, con cui un soggetto già titolare di un Marchio (opponente) contesta la domanda di registrazione di un Marchio di qualcun altro (opposto), per via della identicità/eccessiva similarità del nuovo Marchio con quello di cui è titolare.

Si può presentare opposizione avverso l’intera domanda di registrazione oppure solo parte di essa, è possibile cioè opporsi alla registrazione del Marchio in sé o contestare solo alcune delle classi di Nizza rivendicate nella domanda di registrazione (opposizione parziale).

Grazie alla armonizzazione delle discipline nazionali in materia di Proprietà Intellettuale promossa dalla Unione Europea, il procedimento di opposizione in Italia è organizzato in modo identico a quello di opposizione alla registrazione di Marchio dell’Unione Europea (MUE), disciplinato dall’articolo 8 del Regolamento UE 2017/1001.

L’Ufficio competente a decidere sul giudizio di opposizione è lo stesso presso cui è stata presentata la domanda di registrazione del Marchio (UIBM per i Marchi Italiano, EUIPO per quelli Europei).

In caso l’Ufficio concordasse con le tesi della parte opponente il Marchio non verrà registrato, mentre nel caso contrario la registrazione avverrà regolarmente dopo la chiusura del procedimento di opposizione.

La tua domanda di registrazione potrebbe essere bersaglio di opposizione alla registrazione

Chi Può Fare Opposizione Formale alla Registrazione

E’ legittimato a proporre opposizione alla registrazione di un Marchio chiunque sia titolare di un Marchio registrato (o anche solo depositato) nel territorio per cui è stata presentata la domanda di registrazione cui intende opporsi.

Sostanzialmente può proporre opposizione chi ha presentato nello Stato domanda di registrazione per un marchio anteriormente o che comunque esercita diritti su quel marchio grazie ad una dimostrabile preesistenza.

In particolare si può presentare opposizione alla registrazione di un Marchio purché si sia:

  • Titolari di un Marchio Italiano o Europeo;
  • Licenziatari con diritto di esclusiva all’uso di un Marchio Italiano o Europeo;
  • Intestatari di Marchio registrato o in fase di registrazione in un paese UE;
  • Proprietari di un Marchio Internazionale protetto nell’Unione Europea o in uno qualunque dei Paesi UE.

Vi sono due casi eccezionali in cui si può presentare opposizione alla registrazione senza essere titolari di un Marchio:

  1. Se si sta registrando come Marchio il nome proprio di qualcun altro, questi può opporvisi, ma solo a condizione che il Marchio leda la propria fama, la reputazione o sia offensivo del proprio decoro;
  2. Qualora il Marchio di cui si sta chiedendo la registrazione è già l’emblema, il simbolo o il nome di una manifestazione di un’associazione senza scopo di lucro, quest’ultima può presentare opposizione.

Il procedimento di opposizione alla registrazione del marchio: come funziona e perché è stato introdotto nell'ordinamento giuridico

Perché Opporsi alla Registrazione di un Marchio

Il motivo principale per cui chi è titolare di un Marchio registrato si oppone alla registrazione di un Marchio altrui è evitare che questo nuovo Marchio, identico o comunque troppo simile al proprio, possa danneggiare gravemente il proprio Brand.

I modi in cui ciò potrebbe accadere sono sostanzialmente tre:

  1. Sottrazione di clientela: vedendo un Marchio del tutto identico a quello che già conoscono, i consumatori poterebbero acquistare, in totale buona fede, le merci del nuovo produttore e non quelle “originali”;
  2. Sviamento di clientela: un Marchio simile a quello già conosciuto potrebbe confondere i consumatori che ne acquisterebbero i prodotti ritenendo che provengano da qualcuno direttamente collegato al Brand “originale”;
  3. Rovinare la reputazione: in caso qualcuno apponga sui propri prodotti di scarsa qualità un Marchio simile o identico a quello del Brand conosciuto, i consumatori potrebbero farsi un’opinione negativa di quell’azienda senza rendersi conto che il produttore è in realtà differente.

Ovviamente questi comportamenti di concorrenza sleale possono aver luogo anche nel mondo virtuale ed opporsi alla registrazione di un marchio potenzialmente pericoloso comporta anche il vantaggio di impedirgli di venire successivamente registrato su Amazon e rubare clientela su quella piattaforma.

Per questi motivi in un atto di opposizione va fornita, oltre alla prova dell’eccessiva somiglianza del Marchio opposto con quello dell’opponente, anche la dimostrazione che i prodotti e/o servizi indicati nella domanda di registrazione opposta sono gli stessi offerti dal Marchio opponente.

Nessuno degli Uffici preposti alla tenuta dei Pubblici Registri dei Marchi (UIBM, EUIPO) svolge una ricerca in merito alla disponibilità del Marchio da registrare.

Hai capito bene: nessun controllo viene svolto dagli Uffici in merito alla disponibilità del Marchio che si chiede di registrare, il che comporta due importantissime conseguenze:

  1. Nessuno ti avverte se il Marchio per cui presenti domandi di registrazione è “disponibile” o se è uguale/simile ad uno già registrato da qualcun altro;
  2. Nulla impedirà a terzi di registrare un Marchio identico o simile a quello di cui sei titolare se non sarai tu a presentare opposizione tempestivamente.

Tale organizzazione piò sembrarti illogica ma acquisisce molto senso se consideri che esistono due interessi, tra loro contrastanti, ugualmente meritevoli di essere tutelati:

  1. Da un lato abbiamo gli utenti dell’Ufficio che hanno interesse ad evitare di registrare un Marchio simile a quello di qualcun altro o, nel caso opposto, ad impedire che altri registrino un Marchio simile al proprio;
  2. Dall’altro lato abbiamo gli Uffici il cui lavoro si bloccherebbe ove dovessero controllare, per ogni domanda di registrazione ricevuta, se tra i milioni di Marchi già registrati ve ne siano di identici o simili ed avvertire chi ne è titolare della nuova domanda di registrazione.

Si potrebbe poi aggiungere che, magari, chi è titolare del Marchio già registrato non è reperibile/raggiungibile o, magari, non ha nessun interesse a tutelare un Marchio che ha registrato anni fa, per un’attività che non svolge più.

Per venire incontro a questi due interessi è stato introdotto il sistema dell’opposizione, con cui chi è titolare di un Marchio registrato o depositato può chiedere che venga respinta una nuova domanda di registrazione, a patto di averne un interesse concreto.

In questo sistema è il titolare di un Marchio a dover verificare se viene presentata una domanda di registrazione per un Marchio identico o simile al proprio, controllando personalmente il Bollettino Ufficiale dei Marchi o rivolgendosi a dei professionisti in grado di offrire tale servizio.

Allo stesso modo è onere di chi intende registrare un Marchio sincerarsi che non ne sia stato già registrato uno identico o molto simile, attraverso una ricerca di anteriorità che può svolgere personalmente o con l’aiuto di professionisti dedicati.

Il procedimento di opposizione alla registrazione

I Motivi Per i Quali Si Può Avviare la Procedura di Opposizione alla Registrazione

I motivi per proporre opposizione alla registrazione di un Marchio sono:

  1. Quando il Marchio opponente è identico a quello opposto ed è utilizzato per commercializzare prodotti o servizi identici a quelli indicati nella domanda di registrazione opposta;
  2. Il Marchio opponente è identico o simile a quello opposto ed i due sono utilizzati per prodotti e servizi talmente simili da poter indurre i consumatori a confondere i due Brand;
  3. Se i due Marchi sono identici o simili e, pur identificando prodotti e servizi diversi, la pregressa notorietà di quello opponente è tale da costituire un ingiusto vantaggio per quello opposto;
  4. Nel caso in cui il Marchio opposto è identico ad un antecedente Marchio non registrato ma notorio ed utilizzato non solo localmente.

Pro e Contro di un’Opposizione Rispetto a un’Azione Giudiziaria

Il procedimento di opposizione mira ad ottenere lo stesso risultato che si avrebbe proponendo una domanda di nullità del Marchio innanzi al Tribunale ordinario: impedire all’opposto di
danneggiare gli affari dell’opponente registrando un Marchio eccessivamente somigliante al suo.

Quali sono i Pro ed i Contro del procedimento di opposizione rispetto a quello giudiziale?

I vantaggi della procedura di opposizione rispetto ad una domanda giudiziale in Tribunale sono:

  1. I tempi per ottenere una decisione sono sensibilmente più brevi;
  2. Il costo è molto inferiore rispetto a quello di un procedimento innanzi al Tribunale.

Gli svantaggi della procedura di opposizione rispetto all’azione giudiziale in Tribunale sono:

  1. Con la procedura di opposizione non si può ottenere anche il risarcimento dei danni subiti né si può ottenere il ritiro della merce contraffatta dal mercato;
  2. Può essere avviata esclusivamente nei 3 mesi dalla data di pubblicazione della domanda di registrazione.

Attenzione: Superati i 3 mesi dalla pubblicazione della domanda sul Bollettino Ufficiale dei Marchi, un Marchio diviene inopponibile, il che significa che una causa è l’unico modo per far cessare ogni utilizzo non autorizzato del marchio che hai registrato.

Devi tenere sempre sotto controllo il Bollettino Ufficiale dei Marchi e, se non puoi occupartene, devi affidare questo compito ad un professionista dedicato.

Il procedimento di opposizione alla registrazione ha natura burocratico-amministrativa e si svolge direttamente innanzi l'ufficio dei marchi presso cui è stata depositata la domanda di registrazione opposta

Come Presentare Atto di Opposizione

L’opposizione va presentata perentoriamente entro e non oltre i 3 mesi dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Marchi della domanda di registrazione che si intende contestare.

Deve essere depositata in forma scritta presso l’Ufficio ove pende la domanda di registrazione che viene contestata e deve contenere necessariamente l’indicazione del Marchio che sarebbe leso dalla registrazione nonché, ovviamente, quella del Marchio potenzialmente lesivo.

Nell’atto di opposizione devono essere compiutamente analizzate tutte le motivazioni per cui si contesta la domanda di registrazione e devono essere elencati e dimostrati i titoli in forza dei quali si sta presentando l’opposizione.

Possono venire allegate all’atto di opposizione alla registrazione anche tutte le fonti di prova che l’opponente ritiene opportuno/necessario trasmettere all’Ufficio.

L’opponente può contestare l’intera registrazione, per ottenerne il rigetto totale, o contestare solo alcuni tra i prodotti o servizi indicati nella domanda di registrazione, chiedendo che questa venga limitata.

Ricorda che l’opposizione è consentita contro qualunque tipologia di registrazione, sia essa per un marchio convenzionale come ad esempio il marchio complesso o per un marchio non convenzionale, come ad esempio quello sonoro, olfattivo o olografico.

Al momento del deposito dell’opposizione è richiesto il pagamento delle “tasse di opposizione” che assommano:

  • In caso di opposizione a Marchio Italiano €250
  • Per l’opposizione a Marchio dell’Unione Europea € 320

Le Fasi del Procedimento di Opposizione

Il procedimento di opposizione alla registrazione è quasi identico per il Marchio UE e per il Marchio Italiano, quindi quando parliamo generalmente di “Ufficio” intendiamo sia l’UIBM che l’EUIPO a seconda di quale dei due sia competente.

I – Deposito dell’Atto di Opposizione alla registrazione

L’opposizione alla registrazione si considera avviata nel momento del deposito dell’atto di opposizione presso la cancelleria dell’Ufficio presso cui è stata presentata la domanda di registrazione oggetto dell’opposizione.

Ricorda che l’istanza di opposizione deve essere perentoriamente presentata entro i 3 mesi dalla data di pubblicazione del Marchio opposto sul Bollettino Ufficiale dei Marchi, che viene redatto e pubblicato dall’Ufficio cui è stata presentata la domanda di registrazione.

Il deposito dell’istanza può avvenire in tre modi:

  1. Consegnata a mano presso il protocollo dell’Ufficio;
  2. Spedizione con raccomandata A/R;
  3. Deposito online (se si è registrati ed autorizzati al deposito).

Qualora ritieni di non avvalerti della collaborazione di un professionista per la redazione dell’istanza di opposizione alla registrazione puoi, a tuo rischio e pericolo, utilizzare il modulo standard predisposto dall’UIBM e provvedere personalmente al suo tempestivo deposito.

In ogni caso l’istanza di opposizione deve necessariamente indicare:

  1. I dati identificativi di chi propone l’opposizione alla registrazione;
  2. Quelli di chi riceve l’opposizione;
  3. Gli estremi del Marchio anteriore posto a fondamento dell’opposizione;
  4. Quelli del Marchio opposto;
  5. I motivi per cui l’opposizione alla registrazione viene proposta;
  6. Le classi di Nizza e/o i prodotti o servizi per cui è proposta l’opposizione.

II – Esame sull’Ammissibilità dell’opposizione alla registrazione

Ricevuta l’istanza l’Ufficio verifica che l’atto di opposizione contenga i requisiti formali previsti dalla legge e:

  • Se riscontra che l’opposizione alla registrazione è correttamente compilata, la notifica all’opposto entro i successivi due mesi;
  • In caso contrario, se i requisiti necessari non risultano soddisfatti, dichiara l’opposizione alla registrazione inammissibile, concludendo la procedura.

Attenzione: In caso di dichiarazione di inammissibilità la registrazione del Marchio che intendevi opporre andrà avanti fino a perfezionarsi e non ti verranno neanche restituite le “tasse di opposizione”, anche per questa ragione ti sconsigliamo assolutamente il “fai da te”.

Contendersi un marchio in un procedimento di opposizione alla registrazione richiede l'assistenza tecnica di un legale o di un rappresentate specializzato in questo settore

III – Periodo di riflessione o “Cooling Off”

Contestualmente alla notifica dell’istanza di opposizione, l’Ufficio comunica al titolare del Marchio opposto anche l’inizio di un periodo di 2 mesi denominato “Cooling Off”, durante il quale le parti sono invitate a cercare un accordo bonario.

Durante il cooling off l’opposto può:

  • Ritirare la domanda di registrazione;
  • Limitarla, escludendo alcune classi di Nizza tra quelle selezionate o determinati prodotti e servizi all’interno delle classi selezionate.

Se le parti ne fanno domanda congiuntamente, l’Ufficio può estendere il Cooling Off oltre i due mesi, consentendo che le trattative proseguano per il tempo necessario.

Nel caso le parti trovino una soluzione, lo comunicano all’Ufficio che procede alla registrazione del Marchio.

Trovare un accordo in questa delicatissima fase è la scelta migliore per limitare i costi dell’opposizione ed evitare il rischio di una decisione sfavorevole, per questo motivo devi evitare il “fai da te” e farti assistere da professionisti della mediazione contrattuale.

Qualora invece le parti non trovino un accordo, la procedura passa alla fase del contraddittorio.

IV – Fase del giudizio in contraddittorio ed Eventuale Richiesta delle prove d’uso

Superato il periodo di Cooling Off, in assenza di un accordo bonario, all’opponente vengono concessi 2 mesi per redigere e depositare le proprie memorie scritte, necessarie per argomentare in modo diffuso ed approfondito i motivi per cui ha presentato l’opposizione alla registrazione.

Ricevute le memorie dell’opponente, l’opposto avrà diritto ad ulteriori 2 mesi per redigere e depositare le proprie memorie di replica, in cui esporre all’Ufficio i motivi per cui dovrebbe rigettare l’opposizione alla registrazione e procedere a registrare del Marchio.

Quella della richiesta della Prova d’Uso è una strategia difensiva che può rivelarsi particolarmente efficace:

Se il Marchio di cui è titolare l’opponente è registrato da più 5 anni, l’opposto può chiedere che ne venga fornita prova del concreto utilizzo in commercio.

All’opponente vengono concessi 60 giorni per produrre documentazione idonea a dimostrare di aver utilizzato il Marchio registrato per contraddistinguere i prodotti o i servizi per i quali è stata proposta l’opposizione alla registrazione.

In caso tale prova non venga fornita, l’opposizione alla registrazione viene immediatamente rigettata.

Qualora invece la prova venga offerta solo per alcuni tra i prodotti o servizi per i quali è stata proposta l’opposizione, questa decadrà per tutti gli altri, trasformandosi in un’opposizione parziale.

Se la prova d’uso viene fornita, l’Ufficio procederà a decidere le sorti dell’opposizione alla registrazione in base alle argomentazioni fornite nelle memorie scritte delle parti.

VI – Decisione dell’Ufficio

Terminata la fase del contraddittorio l’Ufficio emette la propria decisione, con cui può:

  • Rigettare l’opposizione e procedere alla registrazione;
  • Accogliere l’opposizione nella sua interezza e rifiutare la registrazione del Marchio;
  • Accettare parzialmente l’opposizione e registrare il Marchio solo per alcuni prodotti o servizi.

l’Ufficio ha la facoltà di condannare la parte sconfitta anche a rimborsare all’avversario tutte le spese dell’opposizione, compresi gli onorari degli avvocati coinvolti nel giudizio.

In ogni caso la decisione dell’Ufficio arriva entro e non oltre i 24 mesi dalla data di deposito dell’opposizione alla registrazione presso la cancelleria.

Tutte le decisioni dell’Ufficio sono appellabili alla Commissione Ricorsi che svolge il ruolo di corte d’appello del procedimento di opposizione alla registrazione e può, eventualmente, anche ribaltare quanto deciso in primo grado.

Per la tua difesa nel giudizio di opposizione rivolgiti solo ad avvocati esperi in proprietà industriale ed intellettuale

Cosa fare quando si subisce Opposizione alla domanda di Registrazione del Marchio

Se hai effettuato una registrazione “fai da te”, senza svolgere gli opportuni controlli di anteriorità, è molto probabile che qualcuno abbia proposto opposizione avverso la tua domanda di registrazione, cosa devi fare ora?

In primo luogo è fondamentale contattare subito un professionista specializzato in proprietà intellettuale, possibilmente un Avvocato abituato a tutelare i diritti dei propri clienti anche in ambito processuale, assicurandoti che sia esperto in diritto industriale.

In secondo luogo, sappi che anche se hai subito opposizione, non è ancora il momento di fasciarti la testa, anzi, a seconda dei casi un professionista saprà indicarti se sia preferibile:

  • Approntare una difesa e resistere nel procedimento di opposizione alla registrazione;
  • Rinunciare al Marchio e ritirare la domanda che hai presentato;
  • Tentare di raggiungere un accordo con chi ha proposto l’opposizione;
  • Modificare la domanda di registrazione rinunciando solo ad alcuni prodotti o servizi che magari per te sono superflui mentre per chi ha proposto l’opposizione sono fondamentali.

Quando si subisce opposizione alla domanda di registrazione del marchio, è importante seguire alcuni passaggi specifici. In primo luogo, l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) notificherà il rigetto della domanda di registrazione, se un terzo deposita un atto di opposizione presso l’UIBM.

Questo atto di opposizione deve essere presentato entro un termine specificato dal UIBM dopo la pubblicazione della domanda di marchio.

L’atto di opposizione deve essere esaminato per verificare che sia conforme ai requisiti legali. In particolare, il titolare del marchio anteriore o il depositante del marchio successivo deve dimostrare la legittimità della propria opposizione.

Se il marchio è stato oggetto di un procedimento amministrativo, questo potrebbe influenzare l’esito.

Dopo il ricevimento dell’atto di opposizione, il depositante del nuovo marchio depositato, ma non ancora registrato, ha la possibilità di rispondere all’opposizione.

È essenziale che tale risposta contesti i motivi dell’opposizione e dimostri perché la registrazione del nuovo marchio non dovrebbe essere impedita.

Se l’opposizione sia conforme ai requisiti e ritenuta valida, può avvenire il rigetto della domanda di marchio, totale o parziale. In caso contrario, se l’opposizione non è fondata, procederà la registrazione del marchio.

In ogni caso, è consigliabile consultare un esperto legale specializzato in proprietà intellettuale per navigare attraverso questo procedimento complesso e garantire che tutti i controlli e le procedure siano seguiti correttamente.

Rivolgiti ad un avvocato esperto in opposizione alla registrazione

Cosa fare se Scopri un Marchio Pericoloso per il tuo Business ma il Termine per Proporre Opposizione alla Registrazione è Già Scaduto

Se non tieni sotto controllo costante il Bollettino Ufficiale dei Marchi relativo al territorio in cui hai registrato il tuo Marchio, può accaderti di scoprire che qualcuno ha registrato un Marchio pericoloso per il tuo quando è già troppo tardi per proporre opposizione alla registrazione.

In questo caso non disperare, perché è ancora possibile impugnare quel Marchio innanzi il Tribunale ordinario e chiedere ad un Giudice di annullare la registrazione effettuata illegittimamente a tuo danno.

Trattandosi di un’azione giudiziale hai bisogno di un Avvocato per proporla e portarla avanti fino all’ottenimento dell’annullamento del Marchio registrato dal tuo concorrente, eventualmente comprensiva di un congruo risarcimento danni e ritiro della merce contraffatta dal mercato.

Anche se non esistono limiti temporali per proporre un’azione di annullamento di un Marchio, questa ha costi e tempi decisamente superiori rispetto a quelli della procedura di opposizione.

L’unica soluzione per evitare questi inconvenienti e non dover avere il pensiero di controllare costantemente il Bollettino Ufficiale dei Marchi è quella di affidarti a dei professionisti che svolgano questi controlli per te e ti avvertano dei pericoli in tempo utile a proporre opposizione alla registrazione.

Attenzione: neanche la registrazione mette il tuo Marchio al sicuro da una causa per l’annullamento, per questo motivo sono fondamentali delle approfondite ricerche di anteriorità prima di procedere al deposito di una domanda di registrazione. Per essere completamente al sciuro, affidati al nostro ™rating!

Se scopri un marchio potenzialmente dannoso per il tuo business, ma il termine per proporre opposizione alla sua registrazione presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) è già scaduto, ci sono ancora alcune azioni che puoi intraprendere.

Innanzitutto, è importante verificare la situazione attuale del marchio. Anche se il periodo formale per l’opposizione è terminato, potresti avere la possibilità di contestare la registrazione del marchio attraverso un procedimento amministrativo.

La registrazione di un marchio, infatti, deve soddisfare certi requisiti legali e non deve ledere i diritti di marchi preesistenti.

Puoi effettuare i controlli sul marchio per determinare se ci sono basi per una contestazione legale, come possibili conflitti con un marchio nazionale o un marchio di fabbrica in data anteriore.

Come Controllare Se Qualcuno sta Provando a Registrare un Marchio Simile o Uguale al Tuo

Una volta depositata una domanda di registrazione di Marchio, questa viene pubblicata sull’apposito Bollettino Ufficiale dei Marchi per dare la possibilità a tutti i titolari di un Marchio registrato di conoscere questo nuovo Marchio e, eventualmente, opporsi alla sua registrazione.

Dal momento che non è immaginabile che un imprenditore consumi il suo tempo a consultare tutti i bollettini marchi al mondo per cercare potenziali pericoli, offriamo un apposito servizio di sorveglianza che garantisce la tutela del tuo Marchio.

Grazie ad un apposito software possiamo scansionare i bollettini in cerca di potenziali conflitti con il tuo e, nel caso, segnalarti in tempo il pericolo così che tu possa valutare se fare opposizione alla registrazione nel breve lasso di tempo che la legge ti concede.

Per controllare se qualcuno sta provando a registrare un marchio simile o uguale al tuo, è fondamentale monitorare regolarmente le pubblicazioni dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) e i registri comunitari, se il tuo interesse si estende anche al territorio dell’Unione Europea.

L’UIBM pubblica le domande di registrazione di nuovi marchi, permettendo così ai titolari di marchi preesistenti di verificare se vi sono nuove richieste potenzialmente in conflitto con i loro marchi.

Nel caso in cui ne identifichi una che credi possa essere in conflitto con il tuo brand, puoi depositare un atto di opposizione.

L’atto di opposizione deve essere presentato entro tre mesi dalla pubblicazione della domanda che ritieni essere pericolosa per il tuo business.

È cruciale assicurarsi che l’atto di opposizione sia conforme ai requisiti previsti dall’UIBM, includendo prove e argomentazioni a sostegno della tua opposizione.

Domande Frequenti in Merito al Procedimento di Opposizione in Italia

In questa sezione risponderemo alle domande che più di frequente ci sono state poste in merito alla opposizione alla registrazione del marchio.

Qual è il Costo per Poter Presentare una Opposizione?

Il costo complessivo deve tenere conto delle tasse di opposizione, delle parcelle dei professionisti che seguono la pratica e, in caso di decisione sfavorevole con condanna alle spese, anche degli onorari dei professionisti ingaggiati dalla controparte.

In Italia un procedimento di opposizione ha un costo complessivo di circa € 2.500,00 per opposizione marchio italiano.

Quindi, nel caso che l’Ufficio condanni anche al pagamento delle spese, il costo può andare da € 0,00 a € 5.000,00 a seconda che si sia condannati a pagare per entrambi o a ricevere il rimborso delle proprie spese dalla controparte soccombente.

Per quanto riguarda il costo del procedimento di opposizione marchio comunitario, invece, devi considerare un costo medio di € 4.000,00.

Anche in questo caso il costo complessivo varia all’interno di una forbice che va da € 0,00 a € 8.000,00 a seconda dell’esito del giudizio di opposizione e dell’eventuale condanna alle spese.

Come Si fa a Sapere Se un Marchio è già Depositato Prima della Registrazione?

Esiste un duplice modo per controllare se un marchio è registrato da altri: le Ricerche di Disponibilità e di Anteriorità.

Grazie alla ricerca di disponibilità puoi vedere se un marchio identico a quello che intendi depositare è già stato reclamato da altri.

Ecco come sapere se un tale marchio è già di proprietà di altri.

Con la ricerca di anteriorità, invece, potrai verificare se un marchio simile a quello che intendi reclamare è già stato depositato o comunque viene utilizzato da altri.

Ecco come verificare se un marchio troppo simile al tuo esiste già.

Dove Controllare se un Segno Distintivo Esiste Già e Viene Utilizzato da Altri?

Questo genere di controlli possono essere effettuati sulle banche dati messe a disposizione dagli Uffici dei marchi ma, tutt’altro discorso è avere le competenze tecniche e giuridiche per valutare il grado di somiglianza tra due segni.

Adesso che sai come vedere se un segno è già registrato e anche dove controllarlo, devi ricordare che è fondamentale affidare queste ricerche a professionisti esperti e compenti perché il fai-da-te ti porterà solo problemi e costi aggiuntivi.

Come Si Registra un Marchio o come Si Fa a Registrare un Brand?

La registrazione di un marchio deve essere svolta rivolgendosi a professionisti del settore che siano in grado di farla senza rischi e senza spendere troppo!

In ogni caso questa guida si occupa della opposizione alla registrazione, che può aver luogo tra il momento del deposito e la registrazione vera e propria, ma se vuoi sapere tutto su come registrare un marchio puoi consultare la nostra guida apposita.

Quando Fare Opposizione a un Marchio?

I motivi di opposizione sono molteplici e tutti fondati e legittimi ma, sostanzialmente, si possono riassumere tutti riassumere in una singola risposta: quando il nuovo marchio è potenzialmente pericoloso per il tuo business.

Poco importa che potrebbe confondere il pubblico o che sia del tutto identico al tuo segno, che il tutto sia stato fatto in consapevole mala fede o in totale ed assoluta buona fede, se il nuovo marchio comporta un rischio per te, devi agire attraverso un procedimento di opposizione!

Come Presentare Opposizione ad un Marchio?

L’opposizione ad un marchio è un procedimento amministrativo che è disciplinato dalla legge ed ha delle tempistiche molto stringenti.

Infatti è possibile opporre un marchio soltanto per alcuni mesi dopo il deposito della domanda di marchio: soltanto tre mesi dalla data di pubblicazione della domanda sul bollettino ufficiale dei marchi.

Questo significa che dalla data di pubblicazione hai solo tre mesi per trovare dei professionisti che ti difendano in caso il tuo marchio sia stato opposto o che ti aiutino a impedire che uno identico al tuo venga registrato!

Se vinco una Opposizione a Marchio Registrato Ottengo un Risarcimento?

Quello di opposizione è un procedimento amministrativo, quindi non è possibile ottenere alcun risarcimento, ma solo l’eventuale rimborso di tutte le spese affrontate per proporre l’opposizione alla registrazione.

Per ottenere un risarcimento devi necessariamente rivolgerti ad un Tribunale ordinario grazie all’aiuto di un Avvocato esperto di proprietà intellettuale e diritto industriale.

In aggiunta al risarcimento degli eventuali danni, con un procedimento in Tribunale puoi addirittura ottenere che il tuo competitor sia condannato a ritirare dal mercato tutta la merce contraffatta che ha già distribuito, il tutto a sue spese!

Attenzione però, i danni di cui chiedi il risarcimento devono essere necessariamente dimostrati, sia nella loro sussistenza che nel loro ammontare, per questo non perdere tempo e contattaci appena scopri che qualcuno sta mettendo in pratica una concorrenza sleale nei tuoi confronti.

Vincere un’opposizione alla registrazione di un marchio presso Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) non ti da diritto a un risarcimento.

Quando si presenta un’opposizione, si cerca di impedire la registrazione di un nuovo marchio che si ritiene in conflitto con un marchio preesistente o con diritti anteriori.

In sintesi, l’obiettivo dell’opposizione presso l’UIBM è prevenire la registrazione di un marchio che possa creare confusione o conflitto con un marchio in data anteriore, mentre per questioni di risarcimento è necessario rivolgersi a un tribunale civile.

Cosa Succede se Dopo Aver Ricevuto un’Opposizione Ritiro la Mia Domanda di Registrazione?

In questo caso l’opposizione alla registrazione decade e perde ogni validità ma tu non otterrai la registrazione e non ti saranno risarcite le tasse pagate per depositare la domanda di registrazione né altre eventuali spese che avrai sostenuto.

In Conclusione

Adesso che conosci tutti i rischi che corri a presentare una domanda di registrazione “fai da te” sai anche come evitarli: Compila immediatamente il form qui sotto e contattaci per affidarci il tuo Marchio!

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