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La territorialità del marchio spiegata da avvocati specializzati

Marchio Italiano, Marchio Europeo e Marchio Internazionale: la Guida Definitiva

La tutela offerta dalla Registrazione di un Marchio si estende esclusivamente al territorio in cui è stata effettuata.

Questa caratteristica prende il nome di territorialità del Marchio ed ha la sua ragion d’essere nel fatto che nel mercato globale è impensabile impedire a tutti di utilizzare un determinato segno distintivo sol perché, magari dall’altra parte del mondo, qualcun altro ha registrato un Marchio simile o identico.

Ovviamente esiste anche un risvolto della medaglia: anche se hai registrato il tuo Marchio è possibile che da qualche altra parte nel mondo, qualcuno possa registrare in futuro un Marchio identico al tuo, precludendoti l’accesso a quel mercato estero.

Per questa ragione è fondamentale giocare d’anticipo e predisporre una corretta e ben ponderata strategia di registrazione, che tenga in debito conto non solo l’attualità del tuo business, ma anche i suoi potenziali sviluppi futuri.

In questo articolo ti forniremo tutte le informazioni necessarie a farti un’idea delle possibilità che ti si parano dinanzi al momento di effettuare la tua registrazione.

Indice della guida:

Il principio di territorialità del marchio registrato

Il concetto di estensione territoriale del Marchio

Dal punto di vista giuridico la realtà che ci circonda si compone di soggetti di diritto (esseri umani, enti, società) che sono titolari di diritti e doveri ed oggetti di diritto (i beni e le cose) che sono ciò su cui i diritti vengono esercitati.

Per esempio Tizio (soggetto giuridico) ha comprato casa (oggetto di diritto) e ne è proprietario (diritto).

La medesima organizzazione logica viene utilizzata anche quando l’oggetto di diritto non ha una fisicità e viene definito “bene immateriale” (cioè privo di materialità) come ad esempio i Marchi.

A tutti gli effetti di legge il Titolare di un Marchio ne è il Proprietario (Proprietà Intellettuale).

Dalla titolarità di un Marchio derivano ampi poteri su di esso, esattamente come accade quando si è proprietari di un qualunque bene materiale.

Ti sarà chiara la necessità di porre dei limiti ben precisi ad un qualcosa che non ha dei suoi limiti fisici (come appunto sono i beni privi di materialità) così da rendere concreto ed effettivo il potere dei titolari ma, al contempo, consentire agli altri soggetti di diritto di operare sul mercato.

Il potere derivante dalla proprietà di un Marchio non è universale ed assoluto, ma è strettamente limitato a circostanze geografiche, temporali e merceologiche.

Per dirla in parole povere i poteri di chi è titolare di un Marchio si estendono solo:

  1. nel territorio ove è utilizzato e/o registrato;
  2. per il periodo di tempo in cui viene utilizzato e/o per la durata della registrazione;
  3. limitatamente a quei prodotti o servizi per cui viene utilizzato e/o è stato registrato.

Per quanto riguarda la disciplina della Registrazione del Marchio ti invitiamo a consultare il nostro apposito articolo.

Qui approfondiremo il concetto di Territorialità del Marchio analizzando dettagliatamente i tre aspetti che interessano a te che operi nel mercato Italiano: il Marchio Italiano, il Marchio dell’Unione Europea o Marchio UE (ex Marchio Comunitario) ed il Marchio Internazionale (Extra Europeo).

La trattazione che segue muove dal presupposto che tu abbia ben chiaro cosa s’intende per Marchio, perciò, qualora dovessi incontrare delle difficoltà nella lettura, ti invitiamo ad approfondire la questione prima di proseguire.

Partiamo analizzando quelle che sono le caratteristiche comuni di ogni Marchio, a prescindere dalla specifica estensione territoriale.

Il marchio nazionale: la registrazione del marchio in italia

Marchio Forte e Marchio Debole

In primo luogo chiariamo cosa si intende per Marchio Forte e Marchio Debole giacché queste definizioni sono spesso utilizzate con poca cognizione di causa, probabilmente a causa del fatto che hanno significati ben diversi da quelli che i rispettivi nomi suggeriscono.

Si definisce Marchio Forte quello che non ha attinenza concettuale con i prodotti o i servizi a cui è associato.

Per tale ragione, questa tipologia di marchio è dotata di maggior Capacità Distintiva, da qui il nome di Marchio Forte

Un duplice esempio di Marchio Forte è rappresentato dal Brand ADIDAS: che nasce dalla fantasia del suo fondatore (Adolf Dassler) che inventò il nome della sua fabbrica di scarpe unendo il suo nomignolo “Adi“, da Adolf appunto, con le prime tre lettere del cognome Das, da Dassler.

Ebbene, dal momento che il nome ADIDAS non ha nulla a che fare con il concetto delle calzature, né richiama in alcun modo quel settore merceologico, ne consegue che il Marchio è connotato da una grande capacità distintiva e, quindi, che è un Marchio Forte.

Stesso discorso vale per il simbolo dell’ADIDAS: il Trifoglio che, utilizzato nel mercato delle calzature e dell’abbigliamento con il quale non ha alcuna attinenza concettuale risulta subito identificabile, cosa che non accadrebbe se fosse utilizzato da un’azienda del settore agrario.

Per Marchio Debole si intende quel Marchio che ha un’attinenza concettuale molto stretta con i prodotti ed i servizi cui è collegato e, quindi, gode di una Capacità Distintiva blanda.

In alcuni casi limite, il Marchio Debole si sostanzia semplicemente nel nome del prodotto cui è collegato con l’aggiunta di qualche piccola variazione grafica.

Il Marchio Debole è definito tale perché tutela il suo titolare solo per la parte che si differenzia dal nome del prodotto e non per l’intero Marchio.

Pertanto i concorrenti potranno tranquillamente usare le parti non distintive di quel Marchio a loro piacimento, senza alcuna conseguenza legale.

Un esempio eclatante di Marchio Debole è quello di Poltrone e Sofà“: qui il Marchio è composto proprio dal nome dei due prodotti commercializzati dal Brand.

Pertanto, pur essendo titolare di un Marchio Registrato, l’azienda non può vietare a nessuno l’utilizzo delle parole “Poltrone” o “Sofà” per contraddistinguere prodotti identici o simili a quelli da essa commercializzati.

E’ in caso di contraffazione che vengono alla luce le differenze tra Marchio Forte e Marchio Debole: per il primo anche quando la contraffazione è ben artefatta si può ottenere una condanna, mentre per il secondo spesso basta che siano state apportate poche piccole modifiche per evitarla.

La scelta tra registrazione nazionale, europea o internazionale

Decadenza del Marchio per “non uso” – il Marchio Decaduto

Cosa si intende per Marchio Decaduto? Cosa significa “non uso” del Marchio?

Queste due domande sono tra le prime a saltare fuori quando si approfondisce lo studio di questa materia, probabilmente perché risulta controintuitivo che si possa “perdere” ciò di cui si è proprietari solo perché non lo si è adoperato, eppure è esattamente ciò che prevede la legge.

Una delle funzioni del Marchio consiste nell’impedire ai concorrenti di chi ne è titolare di utilizzare la parola registrata come Marchio (diritto di privativa).

Questo diritto si scontra, vincendo, con il diritto dei concorrenti di utilizzare quella determinata parola per i propri prodotti.

Questo è un potere molto forte se consideri che, magari, la parola registrata come Marchio ha un significato particolare nel settore di mercato in cui titolare e concorrenti operano.

Per questa ragione la Legge riequilibra i rapporti tra questi interessi contrastanti facendo sì che si possa mantenere il diritto all’uso esclusivo di quella parola solo se questo uso lo esercita concretamente.

Immagina, ad esempio, che un tuo concorrente abbia registrato come proprio Marchio una parola davvero molto rilevante per il mercato in cui entrambi operate, e che lo abbia fatto non per usarla davvero come suo Marchio, ma al solo scopo di impedire a te e tutti gli altri di usarla.

In questo caso si parla di abuso del diritto, cioè una circostanza in cui qualcuno utilizza un proprio diritto in modo deviato ed al solo scopo di ledere gli altri.

Per impedire ogni esercizio abusivo del diritto di privativa derivante dalla registrazione di un Marchio la legge stabilisce che si perde la titolarità su di un Marchio registrato, in caso di suo mancato uso per cinque anni consecutivi.

Questo è uno dei due casi in cui si parla di Marchio Decaduto e, più precisamente, di Marchio Decaduto per mancato utilizzo.

Il secondo caso in cui si parla di Marchio Decaduto è ben più raro, e si verifica quando (e se) un Marchio acquisisce nel tempo un significato talmente ampio e generico da perdere del tutto il suo carattere distintivo, all’interno della sua nicchia di mercato.

in questo secondo caso si parla di Marchio Decaduto per volgarizzazione.

Tutta la disciplina relativa al Marchio Decaduto ed alla necessità di utilizzo dello stesso è comune in tutto il mondo ma trova una particolare applicazione nel diritto Statunitense ove si articola nella “Dichiarazione di Incontestabilità”.

Trasferimento del marchio

Trasferimento di Proprietà del Marchio: Cessione del Marchio e Licenza d’uso del Marchio

La titolarità di un Marchio registrato può essere trasferita come ogni altro titolo di proprietà.

In particolare l’articolo 23 del Codice della Proprietà industriale, nella sua odierna formulazione, prevede che il Marchio può essere liberamente trasferito come ogni altro bene.

I trasferimenti di proprietà/titolarità di un Marchio seguono le regole dettate dal Codice Civile in merito al trasferimento di proprietà dei beni mobili registrati (come ad esempio le automobili)

Il trasferimento di un Marchio può essere

  • Totale: quando si trasferisce la titolarità sull’intero Marchio;
  • Parziale: quando si trasferisce il potere di utilizzare il Marchio solo per alcuni specifici prodotti o servizi (o solo per alcune classi di Nizza se il Marchio è registrato in più classi);
  • Oneroso: quando il trasferimento prevede il pagamento di un corrispettivo o “Royalties” che gode di un regime di tassazione agevolato;
  • Gratuito: quando il trasferimento non prevede il pagamento di un corrispettivo o cessione marchio a titolo gratuito;
  • Definitivo: quando non ha una durata prestabilita (Cessione del Marchio);
  • Temporaneo: quando ha una durata stabilita (Licenza d’uso del Marchio)

Nel caso specifico della Licenza d’uso del Marchio specifichiamo che può essere:

  • Esclusiva: quando viene concessa ad un singolo soggetto;
  • Non Esclusiva: quando viene concesso l’uso del Marchio a più soggetti contemporaneamente, compreso, eventualmente, il titolare stesso (che se ne sia riservato l’utilizzo).

La legge consente che il Marchio sia trasferito senza che con esso venga trasferita l’azienda (o il ramo d’azienda) che ne è titolare.

Viceversa l’art. 2573 del Codice Civile prevede che al trasferimento dell’azienda si presume che sia trasferito anche il Marchio di cui essa è titolare ma, come chiaramente indicato nella norma, si tratta solo di una presunzione.

Per evitare problemi in un secondo momento, ti consigliamo di dare sempre comunicazione all’Ufficio preposto di ogni trasferimento del Marchio, anche se tale comunicazione non è obbligatoria.

La comunicazione può essere effettuata anche per il tramite di professionisti dedicati.

Utilizzare correttamente i simboli

Il Marking

Per “Marking” si intende l’apposizione, accanto ai propri Marchi registrati, dei simboli convenzionali della registrazione come ®, ™, © e ℗.

In nessun caso è obbligatorio apporre un simbolo accanto al Marchio ma, se è registrato, ti consigliamo vivamente di utilizzare il simbolo appropriato, così da scoraggiare i tuoi concorrenti dal contraffare il tuo Marchio.

Al contrario, è previsto un esplicito divieto di utilizzo di quei simboli in assenza di registrazione.

Per i trasgressori è prevista una sanzione pecuniaria che arriva fino a 500 euro, per questa ragione ti sconsigliamo caldamente di apporre uno di quei simboli accanto al tuo Marchio se questo non è effettivamente registrato.

Ognuno dei simboli sopra riportati ha un significato preciso:

  • ® : deriva da “Registrato” o “Registered” viene utilizzato in tutto il mondo e significa che il marchio che lo precede è registrato;
  • : deriva dall’inglese “Trademark” e trova applicazione principalmente negli USA, significa che la domanda di registrazione del Marchio che lo precede è stata depositata ma il Marchio non è ancora ufficialmente registrato;
  • ©: dall’inglese “Copyright” viene usato in tutto il mondo e significa che l’opera letteraria o comunque il testo a cui è apposto è tutelata la Legge sul diritto d’autore;
  • : dal termine inglese “Phonogram” indica che la registrazione sonora su cui è apposto è coperto e tutelato dalla Legge sul diritto d’autore

In Italia ed in Europa non poniamo particolare attenzione all’utilizzo del ™ perché il processo di registrazione ha una durata media di 6 o 8 mesi dal momento della presentazione della domanda fino all’effettiva registrazione.

Al contrario negli USA è molto diffuso l’uso del simbolo ™ perché in quel paese possono passare molti anni dal momento del deposito della domanda a quello di effettiva registrazione del Marchio (momento in cui le aziende americane possono sostituire il ™ con il ®).

Per ulteriori informazioni sul Marking ed il corretto uso dei simboli ™ e ® puoi consultare questo nostro approfondimento.

La registrazione entro i confini nazionali

Marchio Italiano

La principale fonte di guadagno per un’impresa resta il Mercato Interno del proprio paese, per questo è assurdo che moltissime aziende italiane ancora non tutelano nel miglior modo possibile la loro principale fonte di reddito: Registrare il proprio Marchio nel territorio nazionale.

Tieni sempre presente che, a prescindere dal tipo di registrazione che effettuerai, ogni marchio registrato in Italia ha tutte le carte in regola per essere:

Dichiarato “Marchio Storico d’Interesse Nazionale“;

Utilizzato su Amazon Brand Registry.

Rimandando ad altra sede l’analisi degli innumerevoli vantaggi della registrazione del Marchio, ti spiegheremo come funziona la registrazione in Italia, a quale Ufficio Pubblico rivolgerti, come effettuarla e, soprattutto, quanti e quali sono i rischi del “fai da te”.

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi – U.I.B.M.

La prima cosa da sapere è che agli occhi della legge le “proprietà intellettuali” (Marchi e Brevetti) appartengono a chi iscrive il proprio nome nel Pubblico Registro accanto al bene (immateriale) di cui si dichiara proprietario.

Per rendere più agevole la comprensione, considera che i Marchi ed i Brevetti si comportano esattamente come le automobili e gli altri “beni mobili registrati”: proprietario dell’automobile non è chi la usa o la detiene ma chi risulta “proprietario” nel Pubblico Registro delle Automobili (PRA).

In Italia l’ente preposto alla custodia, alla compilazione ed alla manutenzione del Pubblico Registro delle proprietà Intellettuali è L’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi o U.I.B.M.

Come si evince dal nome stesso dell’Ufficio, in Italia è un unico ente a sovrintendere tanto i Marchi quanto i Brevetti, a differenza da quanto accade in Unione Europea o negli USA, e ciò sia per le similitudini tra Marchi e Brevetti che, soprattutto, per ragioni di opportunità.

Storicamente l’economia del nostro Paese non era improntata in via principale al libero mercato ed alla concorrenza a più livelli, per cui l’esigenza di registrazione del Marchio non era avvertita tanto quanto accadeva negli USA.

Oggi l’Italia è al centro di una economia globalizzata, estremamente competitiva e improntata al libero commercio ma la maggioranza delle aziende e dei professionisti del nostro paese ancora non si è adeguata a tale cambiamento, lasciando sprovvisto di tutela un asset fondamentale come il Marchio.

Tipologie di Marchio Italiano

L’Italia è un Paese membro dell’Unione Europea, una comunità di Stati che hanno deciso di dotarsi di un libero mercato comune.

Per questa ragione il nostro Paese ha modificato la disciplina nazionale riguardo ai Marchi armonizzandola a quella della UE.

Ad oggi in Italia è possibile registrare le medesime tipologie di Marchio registrabili in UE, ci riferiamo tanto ai Marchi Convenzionali quanto ai Marchi Non Convenzionali con la sola eccezione della categoria del Marchio Misto che in Italia va tutelato come “Marchio figurativo contenente elementi denominativi”.

Per un approfondimento di tutte le categorie di Marchio sopra citate ti raccomandiamo di consultare i relativi articoli.

In questa sede ci occuperemo di trattare delle specifiche categorie di Marchi nazionali: il Marchio Collettivo ed il Marchio di Certificazione.

Il Marchio Collettivo è sempre esistito nell’ordinamento italiano e svolgeva una duplice funzione:

  1. Dimostrare che il prodotto su cui era apposto proveniva da un gruppo omogeneo di aziende;
  2. Certificare che il prodotto era stato realizzato in ossequio a determinati standard di qualità.

In altri paesi appartenenti all’Unione Europea, invece, esiste una netta differenziazione tra i Marchi Collettivi ed i Marchi di Certificazione ad ognuno dei quali è attribuita solo una delle funzioni sopra riportate.

In un’ottica di armonizzazione delle discipline giuridiche tra i Paesi membri della UE, l’Italia ha dovuto modificare il proprio sistema e, oggi, gli articoli 11 e 11bis del Codice della Proprietà Industriale riconoscono e disciplinano due categorie diverse di Marchio.

Utilizzare il marchio italiano per il commercio internazionale è una scelta fallimentare

Il Marchio Collettivo

Come detto l’attuale disciplina di questa categoria di Marchi è contenuta nell’articolo 11 del Codice della Proprietà Industriale per come risultante all’esito della riforma introdotta dal Decreto Legislativo n°15 del 2019 che ha uniformato l’ordinamento italiano a quello europeo.

Il Marchio Collettivo svolge oggi la sola funzione di informare i consumatori che i prodotti o i servizi su cui viene apposto, sono fabbricati o forniti da soggetti appartenenti ad una associazione di categoria, o consorzio, specificamente autorizzata all’utilizzo di quel Marchio.

In sostanza possiamo dire che i Marchi Collettivi forniscono informazioni in merito alla origine commerciale (provenienza, natura o qualità) dei prodotti o dei servizi su cui sono apposti.

Data la loro natura, i Marchi Collettivi nascono per essere utilizzati da molti soggetti diversi dai loro titolari che, in genere, non li utilizzano affatto.

Sostanzialmente il consorzio titolare di un Marchio Collettivo ha il potere di concederne l’utilizzo a chi ne faccia richiesta, ma quasi mai il consorzio stesso produce e commercializza il prodotto in sé e, quindi, non utilizza direttamente il Marchio Collettivo di cui è titolare.

Il potere del titolare di concedere o meno l’utilizzo di un determinato Marchio collettivo, però, comporta anche il dovere da parte di quest’ultimo di controllare e garantire l’origine, la natura e la qualità del prodotto e/o del servizio che di quel Marchio Collettivo si fregia.

Per questa ragione, al momento di depositare la richiesta di registrazione di un Marchio Collettivo, è fatto obbligo al richiedente di depositare anche copia del “Disciplinare del Marchio”.

Il deposito può essere contestuale o meno ma deve essere necessariamente compiuto entro e non oltre i due mesi dalla data di deposito della domanda di registrazione.

Il Disciplinare di un Marchio Collettivo contiene tutte le prescrizioni che i produttori di quel determinato prodotto (o prestatori di quel determinato servizio) devono rispettare per poter ottenere la licenza di utilizzo del Marchio Collettivo.

Nel Disciplinare è anche contenuta l’indicazione dei soggetti incaricati di svolgere i controlli in merito alla qualità generale del prodotto finale, alle tecniche di produzione ed alle materie prime utilizzate.

Eventuali modifiche al Disciplinare devono essere comunicate all’UIBM, attraverso apposita procedura a pena di decadenza del Marchio Collettivo.

Per affrontare le sfide di un mercato globalizzato hai bisogno di una registrazione del marchio che ti tuteli in ognuno dei territori in cui operi

I Marchi di Garanzia ed i Marchi di Certificazione: disciplina del Marchio CE

Sono piuttosto recenti nel nostro ordinamento, così come in quello europeo, e sono stati mutuati dagli ordinamenti di altri paesi aderenti all’Unione Europea.

La funzione dei Marchi di Garanzia è quella di certificare la sussistenza di determinate caratteristiche dei prodotti e dei servizi, in ossequio allo specifico regolamento d’uso, che il titolare del Marchio di Garanzia deve depositare insieme alla domanda di registrazione del Marchio.

A differenza di quanto avviene per il Marchio Collettivo, però, chiunque può registrare un Marchio di Certificazione (o di Garanzia), a patto che non produca i prodotti o fornisca i servizi che sono oggetto di certificazione.

Il titolare di questo Marchio è tenuto a rispettare il principio di neutralità: essendo deputato ai controlli del rispetto del regolamento d’uso e della qualità generale, in nessun caso, può essere un utilizzatore del suo stesso Marchio.

Similmente a tutte le altre tipologie di Marchio, anche i Marchi di Garanzia devono rispettare le regole generali in merito alla novità, alla liceità ed alla Capacità Distintiva.

La tutela dei Marchi di Garanzia o Certificazione è limitata alle sole categorie merceologiche in cui sono registrati e, nello specifico, va indicato a quali Classi di Nizza appartengono i prodotti e i servizi che verranno certificati dal titolare del Marchio.

Dal punto di vista territoriale la tutela offerta dalla registrazione di questa categoria di Marchi si estende entro i limiti della registrazione stessa (il territorio italiano in caso di registrazione nazionale, l’intera UE in caso di registrazione europea).

Sul punto specifichiamo che quello italiano può certificare anche l’origine geografica di prodotti e servizi, mentre per quello europeo ciò non è consentito ed il divieto riguarda tanto il Marchio quanto il regolamento d’uso.

Il Marchio di Garanzia ed il Marchio di Certificazione sono estremamente simili ma non sono la stessa cosa, pertanto nella domanda di registrazione da presentare all’U.I.B.M. va indicato in modo chiaro per quale dei due si sta chiedendo la registrazione.

Tieni presente che al massimo entro due mesi dal deposito della domanda di registrazione va obbligatoriamente depositato anche il regolamento d’uso, che deve contenere:

  • L’autocertificazione da parte del richiedente di non produrre i prodotti né fornire i servizi del tipo che intende certificare con il proprio Marchio;
  • la specifica e puntuale indicazione delle caratteristiche dei prodotti o servizi che si intendono certificare con il Marchio;
  • le condizioni d’uso cui saranno sottoposti i terzi autorizzati all’utilizzo del Marchio;
  • l’indicazione delle modalità con cui saranno svolte le verifiche ed i controlli riguardo la qualità dei prodotti e dei servizi che verranno certificati da Marchio.

Anche nel caso del Marchio di Garanzia e del Marchio di Certificazione, ogni modifica al regolamento d’uso deve essere comunicata all’UIBM con apposita procedura a pena di decadenza del Marchio.

Per approfondire ulteriormente la tua conoscenza della materia consulta questo nostro articolo sui marchi DOP, STG e IGP.

Il marchio dell'unione europea ti protegge in tutti i paesi membri presenti e futuri

Marchio Europeo o Marchio Comunità Europea

Uno degli scopi per cui è nata l’Unione Europea è quello di costruire un “mercato comune”, e può essere raggiunto solo attraverso l’armonizzazione delle norme che regolano il commercio in tutti i paesi membri.

Per questa ragione, in termini di titolarità, registrazione e tenuta del Pubblico Registro il Marchio UE è regolato da una disciplina giuridica pressoché speculare a quella descritta per il Marchio Italiano.

In pratica, anche a livello di Unione Europea il Marchio si comporta come ogni altro “bene mobile registrato”: il Titolare del Marchio è chi ne risulta intestatario dal Pubblico Registro (esattamente come accade per le autovetture).

Tieni presente che Marchio Europeo, Marchio UE, Marchio dell’Unione Europea e Marchio Comunitario sono tutti sinonimi e sono correttamente utilizzabili per indicare un Marchio registrato per l’intero territorio dell’Unione Europea (vale a dire in tutti i paesi che fanno parte della UE).

l’Ufficio Pubblico che è incaricato di custodire, compilare e preservare il Registro Europeo dei Marchi si chiama EUropean Intellectual Property Organization meglio noto come EUIPO.

European intellectual property office - euipo

Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale – EUIPO

Fondato il 15 marzo 1994, è stato conosciuto come UAMI fino al 23 marzo 2016, ed ha sempre avuto sede in Spagna nella città di Alicante.

Venne costituito per essere un’agenzia decentrata dell’UE con lo scopo di tutelare le imprese e gli operatori del mercato in tutta l’Unione, preservandone i diritti di proprietà intellettuale.

Le annotazioni registrate nel Pubblico Registro compilato e custodito dall’EUIPO sono automaticamente valide ed efficaci in tutti i Paesi Membri dell’Unione.

Attualmente l’EUIPO registra all’incirca 135.000 nuovi Marchi Europei all’anno, garantendo ai titolari di questi ultimi assoluta protezione ​​in un mercato che complessivamente conta oltre 500 milioni di potenziali clienti e consumatori.

L’EUIPO offre tutela concreta ai titolari di Marchio Europeo giacché, dal giugno 2012, è a capo dell’Osservatorio Europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, istituto che svolge un ruolo attivo nella lotta contro la pirateria e la contraffazione all’interno della UE.

Il mercato europeo è conquistabile, ha bisogno di un marchio registrato a livello europeo per farlo

L’Unitarietà del marchio dell’Unione Europea

Il Marchio dell’Unione Europea è sottoposto al principio di unitarietà: una volta che esso ha concluso l’iter di registrazione europeo, ha automaticamente valore ed efficacia in ogni Stato membro dell’Unione e qualora dovesse perdere efficacia in uno di essi, sarà automaticamente inefficace in tutti gli altri.

Non è possibile che un Marchio Europeo sia valido in alcuni Paesi dell’Unione si ed in altri no: è valido o non valido in tutti i Paesi membri contemporaneamente.

Proprio dal funzionamento del principio di unitarietà, consegue che il Marchio Europeo non è contestabile all’interno di un singolo Paese membro ma solo in sede Europea.

La sicurezza offerta dal marchio ue

Quale prevale tra un Marchio Europeo ed un Marchio Nazionale precedente

Avendo letto il paragrafo precedente in merito al principio di unitarietà, molto probabilmente ti starai domandando: cosa dovrei fare se qualcuno presenta una domanda di registrazione europea di un Marchio simile al mio Marchio registrato in Italia?

Se hai affidato la cura dei tuoi interessi a dei professionisti del settore, questi potranno intervenire prontamente e presentare, nel breve lasso di tempo concesso dalla Legge, una formale opposizione alla registrazione europea ed impedire che venga registrato per rubarti clientela in Italia.

Magari, però, leggendo del principio di unitarietà, è stata una diversa domanda a venirti in mente: come posso assicurarmi che il Marchio per il quale ho presentato domanda di registrazione europea non è simile ad uno già registrato a livello nazionale in altro Paese dell’UE?”.

La brutta notizia è che questa eventualità è decisamente frequente, del resto non tutti hanno le competenze ed i mezzi per passare al setaccio i Pubblici Registri dei Marchi di tutti i Paesi della UE.

La buona notizia è che grazie al collaudato sistema ™rating siamo in grado di svolgere questa attività preventivamente alla presentazione della domanda di registrazione, in modo che tu non abbia nulla da temere!

La rappresentazione grafica di un Marchio UE

Dal 1° ottobre 2017 non è più richiesto il requisito della rappresentazione grafica per la presentazione di registrazione di Marchio Europeo.

Ad oggi i segni distintivi alternativi, conosciuti come Marchi Non Convenzionali, possono essere registrati in qualsiasi forma idonea, sfruttando la tecnologia disponibile, purché risultino rappresentabili in modo accessibile, preciso, obiettivo, chiaro e durevole.

Grazie a questa importante riforma comunitaria è oggi possibile registrare come marchi dei segni distintivi atipici come, ad esempio, il Marchio:

Per perseguire l’obiettivo di rendere più accessibile agli operatori la registrazione, il Regolamento sul Marchio dell’Unione Europea (REMUE) elenca i requisiti tecnici (formato e dimensione del file da inviare all’Ufficio) necessari alla rappresentazione dei tipi di Marchio convenzionali o non convenzionali.

Le finalità perseguite con questa norma sono:

  • offrire una maggiore certezza del diritto a chi registra;
  • ridurre il numero delle obiezioni relative ai requisiti formali delle domande di registrazione.

Se stai pensando di registrare un Marchio Europeo, ti consigliamo di consultare questa tabella ufficiale.

La protezione doganale ue

Protezione doganale

La titolarità di un Marchio CE, o anche solo l’aver presentato domanda di registrazione, garantisce protezione della Unione Doganale Europea, cioè di ottenere che eventuale mercanzia contraffatta, prodotta all’estero, sia sequestrata dalla polizia doganale prima di accedere al mercato Europeo.

Grazie alla protezione offerta dalla registrazione potrai intervenire per bloccare immediatamente qualsiasi utilizzo non autorizzato del tuo marchio registrato.

La disciplina giuridica del marchio ue

La disciplina del Marchio Europeo a seguito della Brexit

Nonostante sia passato ormai qualche anno dall’uscita del Regno Unito dall’UE, i rapporti tra i due sono ancora in corso di risoluzione, e nulla è ancora certo.

Allo stato possiamo dire che la disciplina del Marchio Europeo nel territorio UK è organizzata su due capisaldi:

  • Se un Marchio UE era già registrato prima della Brexit, continuerà a valere nel territorio del Regno Unito, ove è stata istituita una apposita sezione speciale da parte dell’Ufficio Britannico per Marchi e Brevetti – UKIPO;
  • Per i Marchi UE registrati dopo la Brexit, attualmente è necessario provvedere ad apposita registrazione presso UKIPO.

Il marchio internazionale

Il Marchio Internazionale ed il Marchio Nazionale registrato in paesi non firmatari

Dando per acquisita la fondamentale importanza di un sistema di tutela della proprietà intellettuale (IP), sottolineiamo che esso diviene più fondamentale via via che si allarga la dimensione del mercato di riferimento e, di conseguenza, il numero di potenziali consumatori ed aziende concorrenti.

Tutti gli Stati hanno interesse a stringere accordi a tutela delle proprie aziende, sia difendendo il mercato interno dall’invasione di mercanzia contraffatta prodotta all’estero, sia di preservare le esportazioni delle proprie aziende, impedendo che la contraffazione avvenga fuori dai loro confini nazionali.

Attualmente la tutela della IP al di fuori dei confini europei è organizzata in due principali discipline giuridiche a seconda del caso:

  1. Una per i Paesi che hanno siglato l’accordo di Madrid e/o il Protocollo di Madrid;
  2. L’altra per i Paesi che non hanno firmato l’accordo di Madrid e/o il Protocollo di Madrid.

Solo nel primo caso è corretto parlare di “Marchio Internazionale”, mentre nel secondo si parla di “Marchio Nazionale registrato in paesi non firmatari”.

Analizziamo queste due categorie.

Wipo - organizzazione internazionale del commercio

il Marchio Internazionale

Partiamo chiarendo che il Marchio Internazionale non è una categoria autonoma, bensì si configura come l’estensione a livello internazionale di un Marchio nazionale originario.

In pratica, sulla base di accordi internazionali, un Marchio “originario” Italiano o Europeo, acquisisce valenza di “Marchio Registrato” anche in moltissimi altri Paesi extra UE, come se fosse stato registrato singolarmente in ognuno di essi.

Possiamo dire che con la locuzione “Marchio Internazionale” s’intende quello la cui registrazione viene estesa a più Stati Extraeuropei con un’unica domanda.

Allo scopo di promuovere e favorire un sistema globale di tutela della proprietà intellettuale, nel 1967 è stata istituita la World Intellectual Property Organization (W.I.P.O.), anche chiamata Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (O.M.P.I.).

La W.I.P.O. – di cui ad oggi fanno parte ben 193 nazioni – è un’agenzia autonoma della Organizzazione delle Nazioni Unite (O.N.U.), specializzata nella protezione e promozione della proprietà intellettuale nel mondo, in particolare essa sovrintende alle procedure di registrazione dei Marchi Internazionali.

Il Marchio Internazionale è disciplinato da due trattati:

Alcuni Stati hanno sottoscritto solo l’Accordo [A], altri Stati hanno firmato solo il Protocollo [P] ed infine vi sono Paesi, tra cui l’Italia, che hanno scelto di aderire ad entrambi [A]+[P].

Il contenuto dei due trattati è molto diverso:

  • l’Accordo prevede che si possa presentare una domanda di registrazione di Marchio Internazionale solo se il Marchio in questione è già registrato nel paese di origine, il Protocollo consente invece di presentare direttamente la domanda di Marchio Internazionale;
  • Secondo l’Accordo la procedura di registrazione va effettuata in lingua francese, mentre il Protocollo consente di usare sia il francese che l’inglese (ciò vale anche per i Paesi che hanno firmato entrambi gli accordi).

A prescindere su quale dei due trattati esso sia fondato, il Marchio Internazionale equivale in tutto ad ogni Marchio Nazionale registrato negli Stati indicati nella domanda.

Al momento in cui scriviamo questo articolo i Paesi aderenti alla disciplina del Marchio Internazionale sono 128, ma è superfluo fornire un elenco dettagliato in quanto quasi ogni anno si aggiungono nuovi Stati tra i firmatari dei due trattati internazionali.

I due immensi vantaggi di registrare un Marchio Internazionale sono:

  1. il costo di registrazione è unico e viene pagato una sola volta per tutti e 128 i Paesi;
  2. la procedura è unica, il che evita di sottoporsi per 128 volte al rischio di ricevere opposizioni e/o di veder rigettato il proprio Marchio.

Registrazione del marchio internazionale

La procedura di registrazione di un Marchio Internazionale

Partiamo chiarendo che il Marchio internazionale resta sempre legato alla sua versione “originaria” cioè quella prima registrazione come Marchio Italiano o Europeo che il titolare ha scelto di estendere su scala internazionale.

Da ciò deriva che, sebbene il Marchio Internazionale sia valido per 10 anni dalla data di registrazione, per i primi 5 perde automaticamente validità se ciò accade al suo contraltare “originario”.

Dal momento che il nostro Paese aderisce ad entrambi i trattati siglati a Madrid, chi richiede la registrazione di un Marchio in Italia può scegliere se estendere il proprio Marchio a:

  1. Stati che aderiscono all’Accordo, sottoponendo il proprio Marchio alla normativa dell’Accordo;
  2. Nazioni che aderiscono al Protocollo, adottando per il proprio Marchio la disciplina del Protocollo;
  3. Paesi che hanno sottoscritto sia l’Accordo che il Protocollo, nel qual caso la legge stabilisce che il Marchio sarà sottoposto alla disciplina dell’Accordo.

Nel primo caso è necessario che alla base della richiesta di estensione di tutela a livello internazionale vi sia un Marchio già registrato in uno dei Paesi firmatari dell’Accordo.

Nel secondo caso è possibile invocare l’estensione di tutela a livello internazionale anche solo sulla base di una domanda di registrazione effettuata in uno dei Paesi firmatari del Protocollo.

Nel terzo caso, se alla base della richiesta di estensione di tutela vi è solo una domanda di registrazione (non un Marchio Registrato), la legge prevede che:

  • verranno automaticamente cancellati dalla domanda di estensione i Paesi che hanno sottoscritto l’Accordo e non il Protocollo;
  • se il titolare richiede che la domanda venga disciplinata dall’Accordo, questa viene congelata e l’iter prosegue solo dal giorno in cui il Marchio viene effettivamente registrato nel Paese d’origine.

Attenzione: La procedura di registrazione cambia a seconda che il Marchio “originario” sia italiano o europeo.

  • In caso di Marchio Italiano il deposito dovrà avvenire presso l’UIBM, attraverso la necessaria procedura, facendo attenzione a pagare le tasse sia alla WIPO che all’UIBM;
  • Nel caso di Marcio Europeo la domanda va depositata all’EUIPO.

Da tutto quanto sopra, avrai sicuramente capito che è decisamente sconsigliabile procedere alla registrazione di un Marchio Internazionale senza l’aiuto di professionisti esperti della materia.

Commercio internazionale e proprietà intellettuale

Marchio Nazionale registrato in paesi non firmatari

Come devi procedere se vuoi esportare i tuoi prodotti o servizi in un Paese che non rientra tra quelli membri della WIPO?

In questo hai due possibilità:

  1. Se il Paese in questione ha siglato un accordo bilaterale con l’Italia o con la UE, troverà applicazione la disciplina stabilita in detto accordo;
  2. In tutti gli altri casi, sarai obbligato a procedere ad una registrazione autonoma direttamente nel Paese in cui intendi esportare.

Ora che conosci i vantaggi ed i rischi della registrazione oltre i confini italiani, ti resta una sola cosa da fare: compila il modulo sottostante per affidare la tua registrazione ad esperti in materia, evitando così di incorrere in errori!

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