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Il marchio complesso: definizione, esempi, registrazione e contraffazione

Marchio Complesso e Marchio d’Insieme: Definizioni e Esempi

Sei in cerca dell’esatta definizione di Marchio Complesso? Hai sentito che nel diritto della proprietà intellettuale si può registrare il c.d. Marchio Complesso e sei in cerca di qualche esempio?

Sapevi che quando si tratta di questo argomento non si può evitare di parlare anche dei Marchi Misti e dei Marchi d’Insieme? Vuoi Scoprire similitudini e differenze tra questi ed il “Complesso”?

Ottime notizie per te!

In questo articolo affronteremo ogni aspetto della registrazione “mista”, ti forniremo le corrette definizioni di ogni tipologia di deposito, corredandola di esempi concreti.

Al termine di questa lettura avrai tutte le informazioni per scegliere in sicurezza il tipo di marchio da registrare e saprai come sfruttarlo per il successo del tuo business!

Indice:

Marchio complesso "nike" completo di nome, logo e payoff

Informazioni Preliminari

Prima di entrare nel merito della questione ti chiariamo che, nel corso di questo approfondimento, daremo per scontate alcune nozioni basilari del diritto dei marchi.

Per aiutarti a padroneggiare le informazioni fornite in prosieguo di questo articolo, riteniamo sia opportuno fornirti qui gli strumenti per accedere alle necessarie nozioni preliminari.

Non è necessario leggere ora questi argomenti, ti basta sapere che, nel caso in prosieguo dovessi avvertire un senso di smarrimento, puoi tornare qui e approfondire quanto necessario.

I 5 concetti preliminari da conoscere sono:

  1. Cosa si intende per “Marchio”, come si differenzia da un Brevetto e, in generale, come si tutela la proprietà intellettuale delle idee;
  2. Quali sono i Marchi Convenzionali e quali i Marchi non convenzionali;
  3. Come il diritto europeo ha influenzato quello italiano in materia di marchi, in particolare in merito a quello complesso o d’insieme;
  4. La procedura per Registrare un Marchio: perché è necessario ottenerne una e quanto conveniente fiscalmente;
  5. Quali sono i rischi che si corrono registrando un marchio e come prevenirli grazie alle ricerche di anteriorità.

Fermo restando che puoi tornare qui quando vuoi, è comunque necessario fornirti delle informazioni in merito agli argomenti indicati al punto 2.

Esempio di marchio complesso italiano noto

Tipi Segni Registrabili: Convenzionali, Non Convenzionali, Marchi Deboli e Forti

Vediamo brevemente quali sono i tipi di segni identificativi che è possibile registrare oggi giorno come presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi o l’European Union Intellectual Property Office.

Ricorda che, nonostante ognuna di queste tipologie differisca fortemente dalle altre, tutte quante possono:

Convenzionali: Denominativo, Figurativo, Complesso o d’Insieme

I convenzionali sono quelli storicamente utilizzati più di frequente e, in generale, i più diffusi e noti.

Questa categoria include il marchio denominativo, costituito unicamente da parole, lettere, numeri e segni tipografici ed il marchio figurativo, composto da elementi grafici o immagini.

Oltre a queste due tipologie basilari, esistono i marchi complessi (detti anche marchi misti) ed i marchi d’insieme.

Questi due tipi di marchio sono composti dall’unione di parole e disegni combinati per formare un unico segno distintivo, cioè da una commistione di un denominativo ed un figurativo.

Tali marchi sono stati introdotti inizialmente nel diritto europeo e solo successivamente accolti anche nella disciplina italiana della tutela della proprietà intellettuale.

Non Convenzionali: i più Vari Elementi Dotati di Carattere Distintivo

Esistono poi i marchi non convenzionali che utilizzano vari elementi non tradizionali per identificare un’azienda o il prodotto o servizio che questa commercializza.

Questi possono includere:

In ogni caso, è essenziale che tali segni siano dotati di capacità distintiva, cioè che siano identificabili e riconducibili in modo chiaro e netto all’azienda che ne è titolare.

Forza Distintiva: Marchio Forte e Marchio Debole

La capacità distintiva è un fattore cruciale per ogni marchio, costituisce l’attitudine a distinguersi sul mercato e da essa deriva la tutela legale contro la contraffazione.

Un marchio forte è generalmente unico e distintivo, poiché non ha un rimando diretto alla tipologia di prodotto o “classe di Nizza” di prodotti o servizi per i quali è stato registrato.

Al contrario un marchio debole ha un carattere distintivo meno accentuato poiché comprende al suo interno un richiamo diretto al prodotto o servizio cui è associato.

In generale, un marchio forte ha maggiori possibilità di resistere a tentativi di contraffazione dei marchi, mentre nel caso di quello debole la tutela legale è più blanda.

Marchio complesso internazionale famoso

Definizione Giuridicamente Corretta di Marchio Complesso e di Marchio d’Insieme

Ora che sai che il Marchio “Complesso” o “Misto” ed il Marchio d’Insieme sono dei marchi convenzionali, possiamo fornirti le definizioni giuridicamente corrette.

Come vedrai tali definizioni sono state puntualizzate dalla Corte Suprema di Cassazione che ha anche puntualizzato le differenze tra i due diversi tipi di registrazione.

Le puntualizzazioni provenienti dalla massima autorità giudiziaria in Italia, hanno portato chiarezza e benefici a:

  • I Giudici ordinari che sono chiamati a decidere le cause relative alla nullità dei marchi per eccessiva similitudine;
  • Le imprese che devono scegliere il marchio da cui farsi rappresentare, senza incorrere in violazioni dei diritti altrui.

Il fatto stesso che la massima autorità italiana si sia impegnata a dare queste definizioni, dimostra l’importanza che questo problema ha rivestito nel diritto dei marchi.

Esempio di marchi complesso italiano

Marchio Complesso: è Costituito da una Composizione di più Elementi Ciascuno Dotato di Capacità Caratterizzante

Il marchio complesso è costituito da una composizione di elementi differenti, tutti dotati di capacità caratterizzante.

In pratica tutti i segni che compongono il marchio potrebbero essere autonomamente registrati come marchio a loro volta cosa che, in effetti, spesso accade.

Nel caso di marchio complesso ogni singolo segno che lo compone è tutelabile autonomamente come marchio, essendo esso composto dall’unione del nome con il logo del Brand.

Pertanto è ovvio che entrambi gli elementi potrebbero essere oggetto di autonoma registrazione:

  • il Nome come “marchio denominativo”
  • il Logo come “marchio figurativo”

Non a caso vedremo in seguito che i grandi brand registrano i loro marchi più volte, proteggendo prima le singole parti autonomamente e poi il tutto assieme come “misto”.

Questa peculiare composizione conferisce al marchio complesso una particolare forza individualizzante, che va oltre la semplice somma delle sue singole parti.

La Cassazione ha infatti sottolineato come il marchio complesso non va valutato in modo parcellizzato per ciascuno dei suoi componenti, bensì nel complesso della sua interezza.

Quello complesso si distingue dal marchio d’insieme per i motivi che vedremo poco più avanti.

Elemento Caratterizzante

L’elemento caratterizzante di questo tipo di marchio è definito “cuore del marchio“, anche detto “core” in inglese.

Nonostante tutti i singoli segni siano dotati di capacità distintiva, ne esiste uno che predomina rispetto agli altri, a cui il marchio complesso deve la sua unicità.

Attenzione: tutti i singoli elementi che compongono il marchio sono dotati di potere identificativo, semplicemente uno di essi “predomina” sugli altri.

Ma questa peculiarità che risvolti ha in una ipotetica causa di nullità per eccessiva somiglianza tra due marchi? Come dovrà regolarsi il Giudice chiamato a decidere?

Ebbene, la valutazione non deve effettuarsi in modo parcellizzato, ossia non va effettuata esaminando le singole componenti che compongono il segno.

Nel caso del marchio complesso, essendone la forza distintiva affidata all’elemento costituente il c.d. “cuore del marchio”, è ad esso che il Giudice dovrà prestare particolare attenzione.

Posto che generalmente il “cuore” è rappresentato dal nome del Brand, qualora i due nomi fossero assolutamente diversi tra loro il Giudice riterrà irrilevante che la grafica sia quasi identica.

Ovviamente quello sopra è un principio generale che non devi applicare alla lettera poiché esistono molti marchi il cui “cuore” è proprio la grafica e non il nome.

Per riassumere e semplificare possiamo dire che si definisce “cuore del marchio”:

Quel singolo elemento che spicca e cattura maggiormente l’attenzione dei consumatori rispetto agli altri elementi, nonostante ognuno di essi sia dotato di potere distintivo.

Esempio di marchio italiano complesso famoso

Esempi Concreti

Vediamo ora qualche caso pratico di casi in cui un marchio può definirsi complesso.

Esempio di marchio complesso registrato e famoso nel mondo

In tutti i casi qui sopra le varie componenti del marchio sono state oggetto di deposito, ma i Brand si sono dotati di un ulteriore tutela tramite la registrazione “complessa”.

Domande Frequenti

Il Marchio Complesso è di per se un Marchio Forte?

Nonostante la sua particolare composizione porterebbe a ritenere che esso sia anche automaticamente dotato di una particolare “forza”,  ciò non è affatto vero in modo automatico.

In effetti il marchio complesso è “forte” solo se lo sono i singoli elementi da cui è composto, o quanto meno uno di essi, ovvero se la loro combinazione sia eccezionalmente originale o fantasiosa.

In caso contrario è ben possibile che un marchio complesso sia anche un marchio debole, come accade nel caso che vediamo qui sotto.

Esempio di marchio di insieme italiano

Marchio di Insieme: è Costituito da una Composizione di Singoli Segni Tutti Privi di Valore Distintivo

Nel caso del marchio d’insieme non esiste alcun elemento caratterizzante e tutti i vari elementi sono singolarmente privi di distintività.

Sostanzialmente nel marchio d’insieme i singoli elementi acquisiscono carattere distintivo solo ed esclusivamente quando sono raggruppati tra loro.

Ci troviamo nel caso opposto rispetto a quanto visto sopra: nessuno degli elementi che compongono il marchio d’insieme può essere registrato autonomamente.

Elemento Caratterizzante

Posto che quello d’insieme è un marchio composto da svariati elementi tutti singolarmente privi di carattere distintivo, è chiaro che esso non è dotato di alcun elemento caratterizzante.

Del resto come potrebbe esistere qualcosa di paragonabile al concetto di “cuore” in una tipologia di marchio composta di elementi che da soli non potrebbero essere registrati?

Sostanzialmente in questa tipologia di registrazione il potere distintivo deriva dalla combinazione di tutti gli elementi, non da uno o ciascuno di essi.

Marchio d'insieme italiano registrato

Esempi Concreti

Vediamo ora un caso noto di marchio registrato per contrassegnare prodotti o servizi composto da elementi che di per loro non potrebbero essere registrati.

Esempio concreto di marchio d'insieme

Come puoi vedere, nessuno dei singoli elementi può essere registrato perché non sarebbe corretto nei confronti dei concorrenti l’uso esclusivo a qualcuno.

Se fosse possibile registrare i singoli segni grafici “Poltrone”, “e”, “Sofà”, nessuna azienda potrebbe più usare quelle tre parole, cosa che distruggerebbe questo settore di mercato.

Domande Frequenti

Il Marchio d’Insieme è di per sé un Marchio Debole?

Il fatto che tutti gli elementi che lo compongono siano di per se privi di carattere distintivo non vuol dire che il marchio di insieme sia automaticamente un marchio debole.

Esso non prende in automatico la “debolezza” dei i segni che compaiono in un marchio, potendo in diversi casi acquisire “forza” nel momento in cui vengono affiancati tra loro.

Pertanto, nonostante gli elementi che costituiscono il marchio non sono autonomamente tutelabili, ciò non comporta che il risultato della loro unione sia dotato di poco carattere distintivo.

Marchio domposto di elementi non caratterizzanti: marchio d'insieme

Le Differenze Secondo la Sentenza della Corte di Cassazione n.1249 del 18.01.2013

La Sentenza della Corte di Cassazione n.1249 del 18 gennaio 2013 ha fornito ulteriori chiarimenti sulle sfumature e differenze tra i vari tipi di marchi.

Nel caso oggetto della sentenza, la Suprema Corte, dopo aver ritenuto complesso il marchio controverso ha poi indicato con precisione la differenza tra marchio complesso e quello d’insieme.

In particolare è stato ribadito l’orientamento giurisprudenziale per cui un marchio è complesso ove costituito da più elementi dotati di potere distintivo, di cui uno prevale sugli altri.

Al contempo è stato evidenziato come il marchio complesso si distingua da quello d’insieme, perché il secondo è del tutto privo di alcun elemento caratterizzante.

Un marchio complesso famoso nel mondo

Contraffazione e Nullità del Marchio Registrato Complesso e d’Insieme

Come deve regolarsi il giudice di merito cui è affidata una causa di contraffazione di un marchio registrato ancorché complesso o d’insieme?

La novità del marchio complesso è stata accolta solo recentemente nel nostro ordinamento giuridico, pertanto non esistevano delle linee guida consolidate cui i Giudici potessero rifarsi.

Al contempo era necessario avere degli orientamenti comuni così da evitare che cause simili venissero decise in modo differente dai diversi Tribunali cui erano affidate.

Per queste ragioni la Suprema Corte è intervenuta a indicare gli orientamenti cui uniformarsi nei giudizi a venire.

Contraffazione di marchio complesso

In Caso di Marchio Complesso

Trattandosi di un marchio composto da più elementi dotati di potere distintivo, sarebbe del tutto superfluo svolgere una valutazione di ciascun elemento.

Allo stesso modo, sarebbe ingiusto conferire a chi registra un marchio complesso il diritto all’uso esclusivo di tutti gli elementi che lo compongono.

Infatti, trattandosi di elementi idonei ad essere singolarmente registrati, si realizzerebbe la stortura per cui con una sola registrazione si acquisirebbe potere su più potenziali marchi.

Per questa ragione la Cassazione ha indicato ai Giudici di merito di rivolgere la loro attenzione principalmente al “cuore del marchio” dando agli altri elementi un valore più blando.

In soldoni, questo significa che è possibile registrare un marchio “simile” ad uno complesso a patto che tale somiglianza non riguardi il cuore di quel marchio, ma un altro suo elemento.

Questo modo di effettuare la valutazione circa la somiglianza, è stato indicato ai Giudici dalla Suprema Corte in funzione della natura complessa del marchio.

La valutazione circa la contraffazione va fatta in merito al "cuore" del marchio complesso

In Caso di Marchio di Insieme

Sappiamo che questa tipologia di marchio acquisisce particolare carattere distintivo in ragione dell’unione di elementi che di per loro sono privi di questo carattere.

In questo caso il Magistrato non deve agire in modo parcellizzato per ciascuno di essi, bensì la valutazione da parte del giudice deve effettuarsi in modo complessivo.

Mentre nel caso di marchio complesso il raffronto va fatto riguardo il singolo elemento “cuore”, qui il Giudice deve analizzare gli elementi come un unico marchio nel loro insieme.

Anche in questo caso l’indicazione fornita dalla Cassazione è stata dettata dalla natura peculiare del marchio d’insieme:

  • Perché svolgere singole valutazione di elementi pacificamente inidonei a venire registrati?

Marchio di insieme e debole

Tutela del Marchio Registrato: Il Problema delle Modifiche Grafiche

La tutela legale di un marchio registrato è una questione delicata e complessa.

Una volta registrato, il marchio gode di una protezione che impedisce ad altri di utilizzarlo in modo che possa creare confusione o associazione impropria.

Tuttavia, il problema delle modifiche grafiche emerge quando chi è titolare del marchio desidera aggiornare o modificare il design del marchio stesso.

Ebbene abbiamo brutte notizie per chi intende modificare il proprio marchio registrato: generalmente ogni modifica significa perdere la tutela della registrazione.

Esiste però una speciale eccezione a questa disciplina generale, che solo chi sia titolare di un marchio complesso può godere.

Esempio di marchio di insieme che diventa marchio complesso con l'aggiunta di ulteriori elementi distintivi

Quando è Possibile Modificarli

In linea generale non è possibile apportare modifiche grafiche senza perdere la tutela della registrazione.

Solo alcune modifiche minori che non alterano la natura distintiva del marchio sono eccezionalmente accettate ma solo in presenza di particolari condizioni.

Per esempio se hai registrato un marchio in bianco e nero potrai usarlo in tutti i colori, ma se lo hai depositato a colori, in nessun caso potrai modificarli.

Fa parzialmente eccezione alla regola il “Marchio Complesso” che può subire delle blande variazioni senza perdere la tutela della registrazione.

Sostanzialmente se le modifiche non alterano il “cuore” distintivo del marchio potrebbero essere consentite.

Prima di applicare modifiche, devi sempre consultare degli esperti in materia per comprendere le implicazioni legali delle modifiche che intendi effettuare.

Un marchio complesso che spesso ha subito un restyle grafico

Considerazioni Finali

Adesso conosci l’esatta definizione di Marchio Complesso, sai quando può essere registrato, come viene tutelato dalla contraffazione e hai visto molti esempi concreti.

Per cui cosa stai aspettando? Compila il form sottostante e inizia subito l’iter per registrare il tuo Marchio Complesso o Misto, oppure il tuo Marchio d’Insieme.

Ricorda: mai rimandare a domani ciò che puoi fare oggi!

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